במסגרת התיקון שולבו הוראות סעיף 46א לפקודה הקובעות כי במקרה של סימן מסחר מוכר היטב, יהא בעליו זכאי לשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב או לעניין טובין מאותו הגדר, אף אם אינו סימן רשום; ועת מדובר בסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, יזכה הסימן את בעליו בשימוש ייחודי בו גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, בתנאים מסוימים. במקביל ובהתאם שולבו סעיפים (3) ו-(4) להגדרת "הפרה" כפי שצוטטה לעיל.
30. לנוכח העובדה שסימני המסחר בהם עוסק פסק דין זה הם סימנים רשומים ולפי שהפעילות הנטענת כמפרה היא באותו "הגדר" בו רשומים הסימנים, ההרחבות שבהוראות (3) ו-(4) להגדרה אינן דרושות.
הגנת שימוש אמת (סעיף 47 לפקודת סימני המסחר)
31. לטענת התובעת, השימוש שהיא עושה בשמה של הנתבעת ובשמם של הבשמים הוא "שימוש אמת" בסימן מסחר לפי סעיף 47 לפקודה (סע' 20 לסיכומים).
32. סעיף 47 לפקודה קובע:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
במקרה הקונקרטי אין מדובר בשימוש בשמו של אדם, שם העסק או שם גאוגרפי. הרלוונטיות היא לסיפא: האם מדובר ב"הגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין" של התובעת.
33. כנזכר, בין הצדדים התגלעה מחלוקת בשאלה האם פעולות התובעת פוגעות בבשמים אם לאו. לשיטת התובעת, כל שהיא עושה הוא רכישה, יבוא, ביקבוק מחדש ומכירה של בשמים מקוריים ויש להתייחס למוצרים שהיא מוכרת כמוצרים "מקוריים". לדידה של שאנל, פעולת ה"ביקבוק מחדש" עלולה לפגום ואף פוגמת בפועל בבשמים.
34. שני הצדדים הניחו בתיק חוות דעת מומחים בכימיה לתמיכת טיעוניהם בדבר שמירה על מצב הבשמים או פגיעה בהם. המומחים התייחסו לבשמים באופן כללי וכן בדקו דוגמאות. חוות הדעת מטעם שאנל גם התייחסה (בביקורתיות) לחוות הדעת מטעם התובעת. התובעת שקלה לעתור להגשת חוות דעת משלימה; לנוכח ההסדר הדיוני, לא עשתה כן.
35. כפי שיבואר, אני סבורה כי לצורך הדיון יש לצאת מהנחה שפעולת ביקבוק מחדש לכל הפחות עלולה לפגום בבשמים. כך, אף אם במקרה הקונקרטי היה מוכח או הוכח, שלא חל שינוי בבושם.
עם זאת וכרקע, ראוי לציין כי האפשרות לפגימה באיכות/טיב מוצר כמו בושם במקרה של העברה ממיכל למיכל, יכולה להתקבל על הדעת.
36. בחוות דעת המומחה מטעם שאנל (ד"ר מיכאל צביאלי) נכתב - "בושם מורכב משני חלקים עיקריים - תמצית המכילה חומרי ריח, שלכל אחד מהם ריח אופייני, וממס שהוא בעיקרו אלכוהול. כמו כן, בושם עשוי להכיל חומרי צבע ומסנני קרינה"; חומרי הריח המרכיבים את התמצית מצויים בריכוזים שונים וכל אחד תורם את ריחו לקבלת הריח האופייני של הבושם; ריכוז החומר בתמצית אינו מעיד בהכרח על עוצמת הריח שלו, כך שחומר ריח מסוים בריכוז נמוך יכול להיות בעל עוצמת ריח חזקה יותר מאשר חומר ריח אחר הקיים בבושם בריכוז גבוה ולהיפך; רק שילוב נכון בין כל מרכיבי התמצית יוצר את הריח האופייני ואת ההרמוניות של הבושם.
לפי חוות הדעת, בשמים מורכבים מעשרות ולעיתים אף ממאות מרכיבים שונים, "מרביתם 'מסתתרים' תחת השם 'Fragrance' ברשימת המרכיבים של הבושם". רבים ממרכיבי הבושם יכולים להשתתף בתגובות כימיות שונות בינם לבין עצמם או עם חומרים אחרים בסביבה, להתנדף או לעבור שינויים (כמו במבנה המרחבי של מולקולות) ולכן הרכב בושם עשוי לעבור שינוי כתוצאה מטיפול בו או הוצאתו מכלי האחסון בתנאים לא מבוקרים.
עוד נכתב:
"העברת הבושם מהבקבוק המקורי לבקבוק אחר חושפת את הבושם להשפעה של הסביבה החיצונית. כך למשל, אם החדר בו מתבצעת ההעברה אינו נקי או שיש בו אבק או ריחות שונים, עלול להתרחש זיהום-צולב של הבושם המקורי... בנוסף, במהלך ההעברה עלולים לחדור אל הבושם חומרים שונים. בין היתר, בעת הסרה של המתז מהבקבוק המקורי עלולים לחדור לבושם שברי זכוכית או פלסטיק. כמו כן, בעת שאיבת הבושם ומילוי הבקבוקים אליהם הוא מועבר, הבושם בא במגע עם ציוד השאיבה והמילוי העלולים לזהם את הבושם, בין השאר כתוצאה מאי ניקיון הציוד או משימוש בציוד העשוי מחומרים העלולים להתפרק או להיות מומסים אל תוך הבושם. לבסוף, בזמן ההעברה יכולים לחדור אל הבושם חומרי ריח זרים, למשל, כתוצאה מאי הקפדה על החלפת הציוד (הצינוריות, המשאבה) המשמשים למילוי הבקבוקונים... כמו כן, חשיפת הבושם לאוויר ולתנאי סביבה לא מבוקרים (למשל אור או חום) עלולה לגרום לנידוף של הבושם, לתגובות לא רצויות של מרכיביו, להאיץ תגובות טבעיות המתרחשות בבושם או לגרום לפירוק של מרכיבי הבושם. לכן, ביקבוק מחדש של הבושם בבקבוקונים אחרים עלולה בהחלט להשפיע על הרכב הבושם ואיכותו."
אמירות אלה מתייחסות כולן אל בשמים באופן כללי ולאפשרות העקרונית כי פעולת ביקבוק מחדש תשפיע על הרכב הבושם ואיכותו.
37. הדברים שנכתבו בחוות הדעת מטעם התובעת (ד"ר נינו רבקה אליהו) שהוגשה עוד קודם לכן, אינם עומדים בסתירה לאמירות הנ"ל. בחוות דעת זו נכתב כי המרכיבים העיקריים בבשמים הם אלכוהול, מים וחומרי ריח המכונים לפי רוב תמצית ריח או שמן בושם. נכתב כי בבשמים לפי רוב נעשה שימוש באתיל אלכוהול שהוא חומר אשר מתערבב טוב עם מים ובעל לחץ אדים (מסוים בטמפרטורה מסוימת), וכי שילוב לחץ האדים עם היכולת להתערבב עם מים ועם תמצית הריח מאפשרים את פעולת הבושם. מוסיפה המומחית וכותבת כי האלכוהול מהווה את המרכיב העיקרי בבושם וכי הוא גם "חומר מחטא טוב ולכן מונע הופעה של מרבית החיידקים, וירוסים ופטריות בבושם". אפילו בתיאור כללי זה וקודם להתייחסות קונקרטית לדרך הפעולה של התובעת, מדובר רק על המתרחש על פי רוב, על מניעת "מרבית" החיידקים, וכו'.
המומחית מטעם התובעת מציינת כי לצורך מתן חוות הדעת היא בחנה את דרך הפעולה של התובעת ובכלל זאת את משך הזמן שבין רגע פתיחת בקבוק הבושם ועד לסיום פעולת הביקבוק מחדש. כמו כן נטלה המומחית דגימות מהבשמים ושלחה אותן למעבדה. לשיטתה, תוצאות הבדיקות המשוות בין בשמי שאנל טרם פתיחת הבקבוק ולאחר סיום פעולת התובעת, מעלות כי אין הבדל בין מרכיבי הבשמים וריכוזם, והיא מציינת כי תוצאה זו הייתה צפויה, שכן משך הזמן בו נעשית פעולת הביקבוק היא קצרה "עד כי הבושם כמעט ולא נחשף לאוויר" והתובעת לא מוסיפה לו חומר כלשהוא. עוד מציינת המומחית כי בדקה את הבקבוקונים בהם עושה התובעת שימוש ומצאה כי הם "עומדים בתקנים ובין היתר, חסינים מפני קרינת UV", כך שהבשמים נשמרים בבקבוקים איכותיים אשר דומים בתכונותיהם למקובל בשוק זה ואינם צפויים לאבד מתכונותיהם בתקופת השימוש.
דברים אלה אינם משנים את הסבירות לכך שפעולת ביקבוק מחדש של בשמים יכולה להביא לפגיעה או שינוי בטיבם. כך למשל, המומחית מציינת כי העדר הבדלים היה צפוי, בשל פרק הזמן הקצר של החשיפה ובשל העדר הוספת חומרים. צא ולמד כי במקרה בו יש שינוי בפרק הזמן של החשיפה או הוספה – ולו בלתי מכוונת – של חומרים, צפויים הבדלים בין הבשמים.
38. די באמור על מנת להוביל למסקנה שצוינה לעיל, קרי - האפשרות שמוצר כמו בושם יושפע בטיבו מפעולה של ביקבוק מחדש היא מתקבלת על הדעת, גם אם אין זה מחוייב כי כך יקרה ואף אם הביטויים בהם נקטה הנתבעת בהקשר זה היו דרמטיים במידה אשר אולי עולה על הנדרש .
יוער כי האפשרות לפגימה בטיבו של בושם בעת פעולה של ביקבוק מחדש צוינה כבר בפסק דינו של בית המשפט העליון של ארצות הברית משנת 1924 בעניין Prestonettes, Inc. v. Coty (עניין Coty), אליו התייחסו הצדדים ויוזכר בהמשך.
39. אין צורך להדרש לשאלה (השנויה במחלוקת) האם הראיות מלמדות שפעולות התובעת עצמה הביאו או לא הביאו עד כה, לפגיעה בבשמים של הנתבעת.
גם אם אצא מתוך הנחה כי בדיקות של דגימות יצאו "תקינות" (תהא משמעות הדבר אשר תהא), לא ניתן ליתן "תו איכות" כללי בדרך זו על ידי פסק דין של בית משפט שנסמך על דגימות מסוימות ופעילות במועד מסוים. "הכשר" כללי כזה אינו מעשי ואף אינו רצוי לצדדים. על מנת שההכרעה במחלוקת תוכל לשמש, כפי שביקשו הצדדים, מצע להכוונת התנהגות עתידית, עליה להתייחס ככל הניתן לאפשרות מחמירה יותר. הכרעה שתחייב בדיקה פרטנית יכולה להגביר את הצורך בפנייה תכופה לערכאות, להקטין וודאות ואינה רצויה ברמת המדיניות המשפטית. כל זאת, אף מבלי להדרש לשאלות של עמידה בתקנים ושאר סוגיות שאינן נוגעות לזכויות קניין רוחני ואשר הגורמים הרלוונטיים אליהן לא היו חלק מההליך.
40. לצורך הדיון יש להניח כי יש אפשרות לא זניחה, אף אם זו לא התממשה עד כה, שפעולה של ביקבוק מחודש יכולה להביא לשינוי במוצר מסוג בושם לנוכח טיבו ומהותו של מוצר זה.
41. כאשר נעשה שימוש בסימן מסחר לגבי שיווק מוצר העושה שימוש בסחורה המקורית אך יכול שאינו זהה לה, יש לבחון את התקיימות מבחני הגנת שימוש אמת כפי שנקבעו בפסיקה. נזכיר, גם אם היה נקבע שהמוצרים לאחר ביקבוק מחדש הם משום "סחורה אמיתית", התובעת חפצה לעשות שימוש בסימני המסחר לצרכי שיווק ונקבע כי במקרה כזה כפוף השימוש למבחנים שנקבעו לגבי הגנת שימוש אמת (עניין הילפיגר, סע' 29) הגם שיתכן כי יש שינוי ביישומם.
42. הגנת שימוש אמת אשר בסעיף 47 לפקודה, מבטאת עקרון לפיו "אין בעל סימן מסחר יכול למנוע מאדם אחר לעשות שימוש בסימן המסחר המוגן בקשר לסחורה ה'אמיתית' של בעל הסימן, שכן אין בשימוש זה משום הטעיה בדבר מקור הסחורה" (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873 (26.9.2004), סע' 14).
וקבע בית המשפט העליון:
"ההגנה שסעיף 47 מעניק לשימוש אמת בשם מסחר צריכה להיבחן על רקע העיקרון שלפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע הטעיה ולהבטיח מסחר הוגן.
... נעניק להוראת סעיף 47 פרשנות המבטאת את תכליתה של פקודת סימני המסחר הנטועה במרקם הדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות הוגנת והיעדר הטעיה .... עקרון ההגינות הוא חלק מדרישת שימוש האמת בסעיף 47 לפקודה. תכליתו של הסעיף, בהקשר שלפנינו, הינה לאזן בין זכותו של בעל סימן מסחר לעשות שימוש בלעדי בשמו לבין אינטרס הציבור ביצירת תחרות הוגנת שבמסגרתה יתאפשר לכל אדם להגדיר נכונה את הטובין או השירות שהוא מספק, מחד, ויתאפשר לכל צרכן לזהות נכונה את מקור הסחורה או השירות שהוא רוכש, מאידך.
...
בשיטתנו ניתן להחיל את המאפיינים של מבחני העזר שהותוו בפרשתNew Kids … על עניין תחולת ההגנה הקבועה בסעיף 47 לפקודה תוך התאמתם לנסיבותיה של ההגנה הקונקרטית הניתנת לשם המסחר ולהפרה הנטענת. על-פי מבחני העזר הללו, יהא עלינו לבחון אם השימוש בשם המסחר הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור השירות או הטובין המוצעים לצרכנים ולשם זיהוים ... כמו כן עלינו לבחון אם הצרכן עלול לטעות ולחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי."
עניין טוטו זהב, שם.
43. המבחנים הם אפוא: "מבחן הזיהוי" (המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר), "מבחן חיוניות השימוש" (השימוש בסימן המסחר הינו במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהוי כאמור); ו"מבחן החסות" (השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נותן למשתמש בו) (עניין הילפיגר, סע' 25 ו-29).
יישום המבחנים נעשה בהקשר הנסיבות הקונקרטיות (ר' יישום בעניין טוטו זהב בסע' 14 סיפא; ויישום בעניין הילפיגר בסע' 30-29; ר' למשל גם ת"א (מחוזי ת"א) 18306-07-10 העמותה למען חיות משק (חי משק) נ' מן הטבע בארותיים בע"מ (6.5.2013); בש"א (מחוזי ת"א) 18216/04 מעבדות ים המלח בע"מ נ' פליקס (4.1.2005)).
44. במקרה דנן מצביע החומר שלפני על כך שהתובעת ממלאת את הבקבוקונים בבשמים "מקוריים" (של הנתבעת). גם אם חל שינוי כזה או אחר בטיבו של המוצר בשל פעולת הביקבוק מחדש, המוצר המקורי הוא מרכיב עיקרי, שלא לומר – יחיד, בבקבוקון (הרלוונטי) של התובעת, שהוא המוצר אותו היא מוכרת. בנסיבות אלה, השימוש בשם הנתבעת ובשם הבושם בו מולא הבקבוקון, מקיים את מבחן הזיהוי, קרי – צורך בשימוש בסימן המסחר לשם זיהוי. יובהר כי התובעת מצהירה כי אינה עושה שימוש בסימני מסחר אחרים של שאנל, כמו סימן המסחר המעוצב 44171 ( ), אלא רק בשמה של הנתבעת ובשם הבושם בו נעשה שימוש.
בהקשר זה ניתן לתת את הדעת גם לחובות המוטלות על עוסק כלפי צרכן, כמו זו המופיעה בסע' 17(א)(4) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, שם נקבע כי "על העוסק לסמן על גבי טובין המיועדים לצרכן או במצורף להם פרטים בדבר ...כמות המצרך ופירוט חומרי היסוד שמהם הוא מורכב". במקביל מובהר כי הדיון בפסק דין זה אינו נעשה בהקשר חובות גילוי לצרכן או הנחיות רגולטוריות כלשהן ואינו קובע לגביהן מסמרות.
45. העיון במבחנים הבאים, מבחן חיוניות השימוש ומבחן החסות, יבוצע תוך כדי ועל דרך בחינת השימוש שנעשה בפועל בסימני המסחר.
הבקבוקון
46. הבקבוקון אותו מוכרת התובעת מורכב מחלק פנימי המכונה כנראה "מחסנית" בושם (נספח J לתשובה) וממיכל 'חיצוני' רב פעמי שצבעו כסוף או ורוד, אליו נכנסת המחסנית (נספח 3 להמרצת הפתיחה, נספח I ונספח L לתשובה).
47. המיכל החיצוני נושא את שמה של התובעת (SCENT WISH) וכן לוגו שלה. אין שימוש בסימני המסחר של הנתבעת.
"מחסנית הבושם" היא שקופה ברובה (זכוכית) ובקצה יש מתז. על גבי החלק השקוף מצוינים סימני מסחר של הנתבעת (ר' סע' 16 להמרצת הפתיחה; סע' 20 ונספח L לתשובה). למשל: מצוינת המילה CHANEL, מתחתיה כתוב: Chanel N⁰ 5 EDP, ומתחת לאלה כתוב באותיות קטנות יותר: "MADE IN FRANCE". ככל שניתן היה לראות מהתמונות, שמה של התובעת אינו מופיע על גבי המחסנית.