48. בפתח פסק הדין בואר כי אחת הכוונות המוצהרות של התובעת היא לאפשר לצרכנים להתנסות במספר רב של בשמים מבלי שיהא עליהם לרכוש בקבוק "רגיל" במחיר מלא. כלשון גלויית הסבר המצורפת למוצר: "ScentWish מאפשרת לך להתנסות במגוון רב של בשמי מעצבים וניחוחות מובילים לפני התחייבותך לבקבוק בושם גדול ויקר" (נספח M לתשובה). הצרכן יכול להחליף מעת לעת את המחסנית שבמיכל החיצוני (המכונה בהסבר: "בקבוק").
לנוכח מטרה זו ניתן להבין כי מתקיים מבחן החיוניות לגבי עצם ציון פרטי הבושם הרלוונטי והיצרן על גבי מחסנית הבושם. שאלה נפרדת היא היקף ואופן הציון. כל שמצוין על הזכוכית במחסנית הבושם הוא פרטי הנתבעת. אין ציון של פרטי התובעת. אני סבורה שהמתכונת הנוכחית יכולה להותיר במתבונן רושם כאילו מחסנית הבושם היא מוצר שיצא תחת ידי הנתבעת עצמה או בחסותה. אין בכך חיוניות לצורך הזיהוי. אין די בקיומו של "disclaimer" על גבי קופסת קרטון בה ארוז הבקבוק (ר' להלן) כדי לשלול רושם אפשרי זה.
49. יש לציין על המחסנית את שמה של התובעת עצמה כסימון ראשוני ומרכזי. בנוסף ניתן לציין כי המחסנית כוללת ביקבוק עצמאי מחדש של בושם מסוים המיוצר ע"י יצרן מסוים. האמור אינו הנחייה מדויקת או מלאה. מכל מקום, המתכונת הנוכחית של חזות המחסנית מבחינת כיתוב אינה מתיישבת עם הגנת סעיף 47.
האריזה
50. בתמונות ניתן לראות מעין נרתיק מחומר רך אליו יכול להיכנס המיכל בו המחסנית (נספח I ונספח J לתשובה). על גבי נרתיק זה מופיע שמה של התובעת בלבד ואין סימני מסחר של הנתבעת.
המארז החיצוני של המוצר הוא קופסה מוארכת, כנראה מקרטון. הקופסה נושאת בבירור שם ולוגו של התובעת. לא אותרו סימני מסחר של הנתבעת (או יצרן בשמים אחר) על גבי הקופסה.
51. האריזה על כל היבטיה, אינה נושאת אפוא סימני מסחר של הנתבעת.
בצדה של הקופסה מצויינת הצהרה, המכונה על ידי הצדדים "disclaimer", לגבי ביצוע אריזה מחודשת והעדר קשר בין התובעת לבין יצרן הבושם. לכך נשוב בהמשך.
מסמכים מצורפים ("גלויות הסבר")
52. אל מוצר התובעת מצורפות גלויות הסבר (נספח M לתשובה).
53. בגלויה אחת לא מצויינים סימני מסחר של הנתבעת או יצרן בשמים אחר. גלויה זו מכילה בעיקר את פרטי התובעת והסברים לגבי פתיחת הבקבוק והכנסת המחסנית. לא הועלו טענות בעניין זה.
54. הגלויה האחרת מתייחסת לתוכנה של המחסנית. בחלק העליון מופיעים בברור שם הנתבעת, שם הבושם וצילום של בקבוק הבושם המקורי של הנתבעת.
מעט נמוך יותר מופיע "תיאור הבושם". גם בו נעשה שימוש בפרטי הבושם והנתבעת. כך למשל מתחיל תיאור הבושם באחת הגלויות: " Chanel N⁰ 5מבית CHANELהוא הבושם של "עכשיו ולתמיד", בושם הנשיות האולטימטיבית. Chanel N⁰ 5 המפורסם הוא סמל הטעם הטוב, והוא כיום אחד הבשמים הנמכרים ביותר בעולם. זהו בושם מורכב מאד, שלא ניתן לבודד אף אחד ממרכיביו מחוץ לתרכובת. התווים העליונים מורכבים מ...". תיאורו של הבושם האחר של הנתבעת מתחיל כך: "Coco Mademoiselle מבית Chanel הינו בושם לנשים המבוסס על פרחים, הדרים ותווים עציים. התווים העליונים הם תפוז, מנדרינה... ".
בחלק השלישי והתחתון מופיעים "תווים" – על דרך של תמונות/ציורים (כמו למשל – תמונת/ציור לימון) וכן "מאפיינים" – על דרך של מלים עם איור מתאים. למשל: "עצי" (עם איור של חלק מגזע עץ), "חורף" (איור של ענן ומטר), "דייט לילי" (איור של נעל עם עקב גבוה), "יום-יום" (איור של אופניים), וכדומה. בחלק זה אין שמות בשמים או יצרנים.
55. סימני המסחר של שאנל מופיעים, אם כך, בשני חלקים של הגלויה - החלק העליון ותיאור הבושם. הטרונייה של שאנל מתייחסת להופעת הסימנים בראשה של הגלויה (סע' 20 לתשובה). ואכן, האופן בו משולבים הסימנים בתיאור הבושם נראה חלק מובנה בתיאור ודרוש לזיהוי. מנגד, האופן בו מוכתר המסמך בסימני המסחר של שאנל, ללא ציון שמה ופרטיה של התובעת והעובדה שהיא ביצעה באופן עצמאי ביקבוק מחדש, יכול להוביל לרושם כי מדובר במוצר של הנתבעת או מוצר שיצא בחסותה. אין די בקיומו של ה-"disclaimer" על גבי קופסת הקרטון החיצונית כדי לשנות את המצב. גם אין די בכך שפרטי התובעת מצוינים על גבי הגלויה השנייה (אפילו אם נניח כי מדובר בצדו האחר של אותו מסמך עצמו). השימוש בסימני המסחר של הנתבעת צריך להיות 'אגבי', כמרכיב של מוצר התובעת ולצורך זיהוי המוצר הקונקרטי. המתכונת הנוכחית אינה עומדת במבחן החסות. האמור לעיל לגבי כיתוב אפשרי על גבי המחסנית, יפה גם לכאן בשינויים המחוייבים.
חשבונית
56. חשבוניות של התובעת נושאות את שמה ופרטיה של התובעת. בנוסף, בגופה של החשבונית מצוינים שם הנתבעת ושמו של הבושם הרלוונטי, בהתאם ל"מחסנית" שנשלחה ללקוח. בדוגמא שצורפה (נספח N לתשובה), בתיאור בגופה של החשבונית יש שלוש שורות (אשר בסיום כל אחת מהן יש מחיר ליחידה, כמות היחידות והסה"כ):
"מחסנית בושם 8 מ"ל כסופה - Coco Mademoiselle by Chanel"
"מחסנית בושם 8 מ"ל כסופה - Chanel N⁰ 5 by Chanel"
"משלוח – שליח"
57. גם כאן, ניתן מחד גיסא להבין את חיוניות הצורך בשימוש בשמות לצורך זיהוי ומאידך גיסא להבין את החשש של הנתבעת כי יווצר רושם של מוצר שלה-עצמה או של חסות שלה למוצר. יש לבאר בכל אזכור כי מדובר בביקבוק עצמאי מחדש. כמו כן, על המסמך להופיע במקום בולט ומודגש disclaimer בעניין העדר הקשר בין התובעת לנתבעת. לכך נפנה עתה.
ה-disclaimer; אתר האינטרנט
58. על גבי קופסת המוצר מצוינת ההצהרה הבאה (סע' 20 ונספח 3 לתובענה, נספח R לתשובה):
"הצהרה: סנטוויש רק אורזת מחדש בשמים מקוריים.
סנטוויש אינה קשורה בשום דרך ליצרן של בושם זה."
59. התובעת סבורה כי מדובר בהצהרה ברורה ש"אינה משתמעת לשתי פנים" ותורמת למניעת הטעייה של הצרכנים (בנוסף לרכיבים אחרים שיש בהם כדי למנוע הטעייה). שאנל מצדה טוענת, בין השאר, כי צרכנים יבחינו ב-disclaimer, אם בכלל, רק לאחר שביצעו את הרכישה וקיבלו את המוצר; כי הוא מופיע בכתב זעיר באחת מפאות האריזה וקשה להבחין בו; וכי הוא מנוסח בצורה מטעה וחלקית אשר מאפשרת לצרכנים להמשיך ולקשר בין המוצר החדש לבינה (סע' 28 לסיכומים).
60. ניסוח ההצהרה אינו מיטבי. ראשית, המונח "אריזה מחדש" יכול להעלות על הדעת שינוי באריזה חיצונית בלבד להבדיל ממיכל פנימי. במובן זה, מונח כמו "ביקבוק מחדש" (או ביטוי מקביל), משקף באופן נכון יותר את המצב. כמו כן, בשילוב המילה "רק" יכול להיות משום הפחתת ערך ההצהרה ויש להשמיטה. בנוסף, יש לחדד (באופן הופכי) כי ליצרן הבושם אין כל קשר לתובעת וכי פעולותיה נעשות על דעתה בלבד.
61. מיקום ההצהרה בפאה של הקופסה הוא סביר. בפרט כך כאשר הקופסה והאריזה אינן נושאות כלל סימני מסחר של הנתבעת.
במקביל יש לכלול את ההבהרות לא רק על גבי הקופסה אלא גם, באופן ברור ובאותיות הולמות, על גבי החשבונית, המסמכים הנילווים ובאתר האינטרנט.
62. כל שנאמר לעיל לגבי רכיביו השונים של המוצר צריך לבוא לידי ביטוי גם בדרך בה משתקפים הדברים באתר האינטרנט. בכלל זאת, ציון ה- disclaimerהמעודכן בברור ובמקום מרכזי ושינוי המינון לגבי הופעת סימני המסחר של הנתבעת כמתואר לעיל. שינוי המינון, הסדר והגודל צריכים להיות מיושמים גם לגבי תמונות.
63. טענה נפרדת של הנתבעת היא כי ה-disclaimer אינו יכול "לרפא את התחלואים", שכן לטעמה יש הפרה של סימני המסחר גם אם אין הטעייה לגבי מקור המוצר. טענה זו של הנתבעת מתייחסת לתכליות שבבסיס דיני סימני המסחר ולשאלות של הגנה על מותג ודילול מוניטין.
שאלת ההטעייה; תדמית מותג; דוקטרינת הדילול
64. בטענה כי סימן מסחר מופר עת נעשה בו שימוש ללא היתר "בין אם יש הטעיה לגבי מקור המוצר ובין אם לאו" (סע' 7 לסיכומי הנתבעת), מפנה שאנל לפסיקה העוסקת בהגדרת הפרה. אכן, במקרה של שימוש בסימן זהה, להבדיל מסימן דומה, יכולה להיות הפרה של סימן מסחר גם ללא צורך בהוכחת הטעייה.
ברם, בכך אין כדי להביא לכדי המסקנה המבוקשת על ידי הנתבעת. ממילא רק לאחר שבוססה הפרה פונים לעסוק בשאלת ההגנה - הגנת שימוש אמת. הנתבעת אינה מפנה למקור המבסס טענה כי במקרה בו אין הטעייה לגבי מקור המוצר, לא תחול הגנת שימוש אמת חרף קיום יסודות סעיף 47 לפקודה והכללים שהותוו לגביו בפסיקה. דומה כי הדבר גם אינו עולה בקנה אחד עם ההגיון. אם לגבי שימוש שיש בו הטעייה לגבי מקור המוצר יכולה להתקיים הגנה של שימוש אמת אם מלאו התנאים לכך (ויוער כי אחד התנאים הוא מבחן החסות, כך שרכיבים של הטעייה אמורים להיות מוסדרים "דרכו"), קל וחומר כך אם מלכתחילה אין הטעייה לגבי מקור המוצר.
65. הנתבעת טוענת כי אחת ממטרות סימני המסחר היא לערוב לאיכותו וטיבו של המוצר וכי יש קושי גם בהקשר זה.
נהוג לומר שזכות השימוש הייחודי בסימן מסחר נועדה לשרת מטרה כפולה: הגנה על אינטרס הסוחר (בעל הסימן) והגנה על אינטרס הצרכן. מבחינת הסוחר – ניתנת הגנה למוניטין שלו ומוקטן החשש שצרכן יטעה בין תוצרתו לבין תוצרת של סוחר אחר. אשר לצרכן – ניתנת הגנה מפני הטעייה לגבי מקור הטובין אותם הוא רוכש או צורך (ר' אסמכתאות הנזכרות בעש"א (מחוזי ת"א) 42532-02-18 Maharishi Vedic University Limited נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (22.5.2019) (עניין מהרישי), סע' 22). בספרות נכתב כי לעתים מצוין שסימן מסחר מהווה אינדיקציה לתכונות זהות ולאיכות אחידה של מוצרים (קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר (בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד)" משפטים לה 435 (תשס"ה) (להלן: "זכרוב"), עמ' 439). זכרוב מציינת כי "בין אם רואים בסימן המסחר אינדיקציה של מקור הסחורה או סמל לאיכות אחידה, אין ספק שסימן מסחר הוא סמל הנושא אינפורמציה מסוימת, ותפקידם של דיני סימני המסחר הוא להגן על הערך האינפורמטיבי הזה" (שם).
בטיעון אותו העלתה הנתבעת, הערובה לטיב ואיכות המוצר קשורה להבנתי למקורו. צרכן הסבור כי מקורו של מוצר מסויים הוא ביצרן פלוני, מצפה לקבל בעקבות כך גם איכות וטיב מסויימים. עניין זה נבחן לעיל.
66. עוד טוענת הנתבעת כי עיצוב האריזות שלה ושל בקבוקיה היוקרתיים מהווה חלק מתדמית המותג וכי "שיווק ומכירת בשמים הנושאים את סימני המסחר של שאנל באריזות חסרות ייחוד ובבקבוקונים גנריים", ללא בידול בינם לבין מותגים אחרים, פוגע באופן ממשי בתדמית, מוניטין וערכי המותג (סע' 17 לסיכומים). זכרוב מציינת כי הגנה על תדמית כשלעצמה, משרתת בעיקר את אינטרס בעל סימן המסחר ולא את אינטרס הצרכן, ואינה מתבקשת ממטרות דיני סימני מסחר (זכרוב, עמ' 445). מכל מקום, גם טיעון זה משלב את העובדה שפעולת השיווק כוללות את סימני המסחר של הנתבעת, עובדה שנדונה במסגרת ההתייחסות לעיל למבחני שימוש אמת.
67. טענה לגבי פגיעה בתדמית גם נוגעת לשאלת הגנת סימן מסחר מפני דילול מוניטין ושחיקתו. הדוקטרינה של "דילול מוניטין" נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון בע"א 3425/17 Societe des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (7.8.2019). בית המשפט ציין (סע' 10) כי הנטייה בפסיקה ובספרות כיום היא לראות בתיקון הפקודה משנת 1999 לגבי סימן מסחר מוכר היטב ורשום, כהכרה בחקיקה בדוקטרינת הדילול, כי אין לבחון את הדוקטרינה באופן נפרד אלא על פי דרישות הפקודה וכי אין מדובר בשני הסדרים משפטיים נפרדים שעשויים להוביל לתוצאות שונות.
לצרכי ההליך הנוכחי די לומר כי טיעון דילול מוניטין לא עלה מפורשות וכי במתכונת בה התנהל ההליך, אין תשתית ראייתית או משפטית לבחינת קיומה של עילה של הנתבעת כלפי התובעת למעט לפי פקודת סימני המסחר (עילה שנדונה לעיל).
סיכום
68. מן המקובץ עולה כי התובעת רשאית למכור מחדש מוצרים אותם רכשה כדין. היא אף רשאית לבצע מכירה שאיננה של המוצר בכללותו אלא של חלק הימנו. התובעת רשאית לעשות שימוש בסימני מסחר של הנתבעת לצורך ציון העובדה שמוצר הנתבעת שימש כמרכיב עיקרי, אם לא יחיד, של תוכן הבקבוקון ולשם זיהוי. במקביל, השימוש צריך לשקף באופן ברור יותר את מצב הדברים כהווייתו ואת העדר הקשר של הנתבעת לתובעת ולפועלה.
פסיקה זרה אליה הפנו הצדדים
69. שני הצדדים ציינו כי אין פסיקה ישראלית הנוגעת לסוגיה שבמוקד הדיון והפנו לפסיקה זרה.
התמונה המשפטית בעניין משפט משווה לא נפרסה באופן מלא. בכלל האמור, פסיקה הובאה ללא חקיקה קונקרטית אליה היא מתייחסת ועליה היא נסמכת. יש גם לזכור את הזהירות בה על בית המשפט לנקוט בעת שימוש במשפט משווה (רע"א 5267/09 H.Lundbeck A S נ' אוניפארם בע"מ (15.3.2010), סע' 72). הפסיקה הזרה לא היוותה נדבך ממשי בהכרעה.
70. לנוכח הטיעון ולשם השלמת התמונה יוזכרו מספר הכרעות זרות מרכזיות אליהן הפנו הצדדים. ותחילה, פסק דינו של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין Coty.
71. עניין Coty עסק אף הוא במקרה בו בעל דין (שם – הנתבע) רכש בושם מקורי ומכר אותו בבקבוקים קטנים. הנתבע היה נכון לשים על הבקבוקים הצהרה לגבי העדר הקשר בין הנתבע ליצרן הבושם (הצרפתי) ולגבי הביקבוק מחדש בניו יורק. בית המשפט לערעורים הפך החלטה של ערכאה ראשונה וסבר כי לאור עדינותו של בושם, חשש ממהילה והאפשרות שאיכותו תפגע במהירות, ולפי שהיצרן אינו אמור לפקח על התהליך, אין לאפשר לנתבע לעשות שימוש בסימני המסחר אלא במקרה בו נעשה שימוש בבקבוק המקורי בו נמכר ע"י היצרן הצרפתי.
בית המשפט העליון בארצות הברית הפך את החלטת בית המשפט שלערעור והחזיר על כנה את הכרעת הערכאה הראשונה. בית המשפט קבע כי מכוח בעלותו רשאי הנתבע להרכיב ולשנות את המוצר שקנה והוא רשאי גם לחלקו ולמכור אותו בחלקים. צוין כי הגנת סימן מסחר אוסרת רק על שימוש בסימן באופן המטעה את הציבור ועלול לייחס לבעלי הסימן מוצר שאינו שלו (ובכך לפגוע בשמו הטוב). הנתבע רשאי לציין עובדות ורשאי לציין כי מוצר ממותג כלול במוצר שהוא מוכר עתה. העובדה שמוצר כמו בושם הוא עדין ועלול בקלות להתקלקל (או להיות מזויף), איננה משנה מצב דברים זה. עוד ציין בית המשפט כי אם פעולת הביקבוק מחדש גורמת לפגיעה באיכות הבושם ואם כתוב מי הוא הגורם המבצע את הביקבוק מחדש, הרי שהציבור עתיד לדעת על כך, עם או בלי "עזרת" היצרן המקורי.