בית-המשפט העליון האמריקני קבע כבר בשנת 1914, מפי השופט הולמס (Holmes), בעתירה שהגישה החברה לייצור עטים "ווטרמן", כנגד אדם אשר ביקש ששם משפחתו "ווטרמן" יוטבע על העטים מייצורה של חברה שהיה שותף בה, כי:
“...when the use of his own name upon his goods by a later competitor will and does lead the public to understand that those goods are the product of a concern already established and well known under that name, and when the profit of the confusion is known to, and, if that be material, is intended by, the later man, the law will require him to take reasonable precautions to prevent the mistake” )L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co. (1914) [30], at p. 94(.
הסירוב לנקוט אמצעים כאלה, אשר יפחיתו את הסיכון של יצירת קשר מוטעה בין מוצריו של בעל סימן המסחר לבין המשתמש בשמו הזהה לאותו סימן, מצביע על כך שהשימוש שעושה האחרון בשם אינו שימוש בתום-לב. בהתאם לכללים מוכרים ומקובלים אלה, מגבילים בתי-המשפט בארצות-הברית את המבקשים להשתמש בשמם הזהה לסימן מסחר של אחר, והם מחייבים אותם לנקוט פעולות אשר יבהירו לציבור כי
--- סוף עמוד 339 ---
אין בינם לבין בעל סימן המסחר קשר כלשהו (ראו למשל: Gucci v. Gucci Shops, Inc. (1988) [31]; Taylor Wine Co. v. Bully Hill Vineyards, Inc. (1978) [32]). בפרשת Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services (1984) [33] חויב (מכוח החוק של מדינת אילינוי כנגד דילול סימן מסחר) עורך-דין, ששמו ג'ואל הייט, ואשר ביקש ליתן למשרד עורכי-הדין שהיה שותף בו את השם הייט, כשמה של רשת המלונות הנודעת, להוסיף לשם המשרד את שמו הפרטי שלו או לצרף לו את שמות שאר שותפיו (למקרה ולתוצאה דומים ראו Dolby v. Robertson (1986) [34]).
23. בדין הקהילתי האירופי, בניגוד לדין האמריקני (והישראלי), מופיעה הדרישה שלפיה על השימוש בשמו של האדם הזהה לסימן מסחר, להיות הוגן, בכללים המחייבים עצמם. דירקטיבה EEC/89/104 (1989 O.J. L40/1) קובעת בסעיף 6:
“1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade,
(a) his own name or address;
…
provided he uses them in accordance with honest
practices in industrial or commercial matters.
...”.
נוסחה זה של ההגנה אומץ במדויק בסעיף 11(2) לחוק סימני המסחר האנגלי החדש – Trade Marks Act 1994 (בחוק הישן Trade Marks Act 1938 הייתה ההגנה שניתנה מכוח סעיף 8(a) לשימוש בשמו של העוסק, אף היא מותנית ב-bona fide use). נפסק שם כי המבחן להיותו של שימוש בבחינת שימוש מסחרי או תעשייתי הוגן הוא מבחן אובייקטיבי. השאלה שבית-המשפט שואל עצמו בדונו במקרים מסוג זה היא השאלה אם עוסק סביר בתחום המסחרי הרלוונטי היה קובע, בהתחשב בעובדות שהכיר הנתבע, כי השימוש שכנגדו מלין בעל סימן המסחר, הוא הוגן. כך מקום שבו שימוש בשמו המלא של האדם היה מונע טעות בינו לבין סימן המסחר הרשום, טעות הנוצרת מחמת השימוש בשם המקוצר, ניתן להעריך כי עוסק ישר היה מבקש למנוע את הטעות ונמנע מהשימוש בשמו המקוצר. על-כן, ככל הנראה, במקרה כגון דא עשוי הנתבע למצוא עצמו כמי שלא השתמש בשמו שימוש הוגן (D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor,