שיהוי
28. אריאל טען שעומדת לזכותו הגנה נוספת בפני התביעה בשל הפרת סימן מסחר – השיהוי בהגשת התובענה על-ידי מקדונלד'ס. הוא סבור כי די בהחלטת מקדונלד'ס שלא למחות ולא לנקוט כל צעד שהוא כנגד צירופו למסע הפרסום של ברגר קינג, אף שידעה על מהלך זה כשבוע בטרם יצא לדרכו, על-מנת למנוע ממנה לתבוע את נזקיה כעת. דין טענה זו להידחות. כבר נפסק (ראו ע"א 116/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ [9]) כי אין בעצם עבור הזמן ובשתיקת בעל סימן המסחר לבדם כדי למנוע אדם מלתבוע בגין הפרת סימן מסחר. מניעה כזו עשויה לקום רק אם יוכח כי בעל סימן המסחר עודד בהתנהגותו את המפר להתמיד בהפרה תוך שינוי מצבו לרעה. לא זה המקרה שבפנינו.
הפיצויים
29. מקדונלד'ס ביקשה שאריאל יחויב בפיצוי בגין הנזקים שלטענתה נגרמו לה בשל השתתפותו בתשדיר הפרסומת מטעם ברגר קינג ובשל השימוש שעשה בסימן המסחר שלה. נזק זה, כך סבורה מקדונלד'ס, מתבטא בחובה שהיא חשה להעלות את התשדיר מטעמה כתגובה לתשדיר מטעם ברגר קינג. מקדונלד'ס הביאה ראיות שעולה
--- סוף עמוד 343 ---
מהן כי השקעתה בהפקת התשדיר ובשידורו עמדה על סך 360,597 ש"ח. עם זאת מקדונלד'ס לא הצביעה על הרווח שנצמח לה מהשקעה זו, דהיינו היא לא הביאה ראיות לכך שכל פועלו של התשדיר שהוקרן מטעמה היה תיקונו של הנזק שנגרם על-ידי התשדיר מטעם ברגר קינג. זאת ועוד, הרושם המתקבל הוא שבסופו של דבר, מקדונלד'ס היא שיצאה מהקרב הפרסומי בינה לבין ברגר קינג, אשר התנהל על גבו של אריאל (אין ספק כי בהשוואה לענקי המזון המתגוששים הללו לא היה אריאל אלא נושא כלים), כשידה על העליונה. בהיעדר ראיות בדבר שיעור הנזקים הרלוונטיים, אם בכלל, לא היה מקום לחייב את אריאל בתשלום פיצויים למקדונלד'ס בגין נזקיה הנטענים (גם אין ספק כי אפילו היו מתגבשים בפועל נזקים כנטען, לא רק אריאל, כי אם גם ברגר קינג, הייתה אחראית להם).
עם זאת מקדונלד'ס זכאית לסעד החלופי אשר נתבקש על-ידיה – השבה מכוח עילה של עשיית עושר ולא במשפט. בעל סימן המסחר שזכותו ניטלה יכול לתבוע השבת רווח על יסוד דיני עשיית עושר ולא במשפט (ד' פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך א) [60], בעמ' 442). תביעה זו, שבה המפר מחויב להשיב את הרווח שהפיק מההפרה, היא תביעה חלופית לתביעת הנזק שנגרם לבעל הסימן. אכן, סעד זה אינו מקובל בתביעות בגין הפרת סימן מסחר, כיוון שבמרבית המקרים אי אפשר לחשב את הרווח שהנתבע הפיק הודות לשימוש בסימן המפר (זליגסון בספרו הנ"ל [59], בעמ' 100). דומה שבמקרה שבפנינו אין קיים כל קושי הוכחתי שכזה. אריאל עצמו טוען כי מתוך התמורה החוזית שהובטחה לו (שעמדה על סך של 65,000 דולר) שילמה לו ברגר קינג סך של 20,000 דולר. סכום זה הוא התמורה שקיבל אריאל בעד השימוש בסימן המסחר של מקדונלד'ס, ולכן הוא בבחינת רווח שנעשה ולא במשפט. אשר-על-כן אנו מחייבים את אריאל להשיב סכום זה למקדונלד'ס (היות שלא טען לכך בכתב-ההגנה שהגיש לבית-משפט קמא, איננו יכולים להידרש לגובה ההוצאות שנשא בהן, אם בכלל, להפקת רווח זה ולנכותן לפי הוראת סעיף 3 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979).