9. אריאל הגיש ערעור שכנגד, ובו הוא מוחה על שבית-משפט קמא לא מצא לנכון להוסיף לפיצויים שנפסקו לטובתו פיצויים בגין עשיית עושר ולא במשפט. אריאל סבור כי לא היה מקום לצמצם את חיובן של המערערות לפצותו ולהסתפק בפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו, והיה על בית-המשפט, לטענתו, לחייבן להעביר לו את כל הרווחים שהפיקו מהשימוש בשמו – ואלה היו ניכרים. אריאל סבור כי פסיקת הפיצויים הנזיקיים לטובתו אינה מוציאה את האפשרות לפסוק לטובתו גם פיצויים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לאור ההלכה המקובלת במשפטנו.
10. הערעור מתייחס אפוא לשני תשדירי פרסומת – האחד מטעם ברגר קינג והאחר מטעם מקדונלד'ס. כל אחד מן השניים מעורר שאלות משפטיות אחרות: בעוד שהתביעה המתייחסת לתשדיר הפרסומת מטעם ברגר קינג נוגעת בהפרת סימן מסחר אשר אינה כרוכה בסכנת הטעיה ובמותר ובאסור בעת שימוש בסימן מסחר של אחר, הרי שהתביעה כנגד הפרסומת מטעם מקדונלד'ס עניינה בעיקר, אם כי לא רק, בזכות לפרסום. נדון אפוא בכל אחד משני התשדירים בנפרד.
תשדיר הפרסומת מטעם ברגר קינג
הפרת סימן מסחר
11. בפרסומת מטעם ברגר קינג נעשה שימוש בשם מקדונלד, אשר אין חולק על הדמיון, המוחלט כמעט, בינו לבין סימן המסחר "מקדונלד'ס", שהינו סימן מסחר רשום השייך למקדונלד'ס. לפיכך יש לשאול אם שימוש זה שנעשה בסימן המסחר הוא שימוש אסור העולה לכדי הפרה של סימן המסחר או שימוש לא הוגן בו.
זכותו של בעל סימן מסחר רשום מוגנת כאמור בסעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן – הפקודה):
--- סוף עמוד 329 ---
"רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".
(בפועל, במקרה שבפנינו, למקדונלד'ס זכות נרחבת אף יותר בסימן המסחר שלה, כיוון שסימנה הוא בגדר "סימן מסחר מוכר היטב" – כמשמעו בסעיף 1 לפקודה, וראו סעיף 46א(ב) לפקודה).
סעיף 1 לפקודה מבהיר לנו מהי הפרה לעניין זכותו של אדם בסימן מסחר רשום:
"'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר;