(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".
12. בנסיבות המקרה כאן עניין לנו בסעיף משנה (2) להגדרה, שהרי בפרסומת טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן מדובר. בניגוד לסעיף משנה (1) להגדרה מדבר סעיף זה רק בשימוש בסימן מסחר רשום, ולא בשימוש בסימן הדומה לו. לכאורה, משהשתמש אריאל בשם מקדונלד, ולא בשם מקדונלד'ס, אין עוד לומר כי הפר את סימן המסחר מקדונלד'ס. קשה לקבל טענה שכזו, ואף אריאל עצמו אינו טוען כך. רוב השימוש בשם מקדונלד נעשה בפרסומת בעל-פה, ולא בכתב. יתרה מכך, התיבה מקדונלד'ס אינה עומדת בפני עצמה. התיבה מקדונלד'ס כוללת בתוכה לבד מן השם מקדונלד את אות השיוך הלועזית לשם. הא ותו לא. ולכן, כפי שציין בית-משפט קמא בהחלטתו בהסתמך גם על חוות-דעת המומחים שנתקבלו אצלו, לא היה הצופה
--- סוף עמוד 330 ---
הממוצע יכול להבחין בשוני שבין השמות, וככל שהדברים נגעו לצופים בתשדיר הפרסומת, הרי שנעשה שימוש בסימן המסחר מקדונלד'ס, ולא בשם אחר הדומה לו.
בכל מקרה, נראה כי אין לדקדק בדרישת זהות השמות שבסעיף משנה (2). פרשנות דווקנית שכזו תביא לתוצאה לא רצויה, שלפיה יהיה די בשינוי קל ובלתי מורגש שיכניס אדם בסימן מסחר השייך לאחר, על-מנת שיהא רשאי להשתמש בו לקידום עסקיו שלו בדרך של פרסום אסור. תוצאה לא סבירה זו עשויה להיות פועל יוצא של היעדר התייחסות לשימוש בסימן הדומה לסימן מסחר בסעיף משנה (2), השמטה שככל הנראה יסודה בטעות (ראו ע' פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה [57], בעמ' 353-351).
הפרת סימן מסחר ללא סכנת הטעיה
13. בית-משפט קמא בא לכלל מסקנה כי לא הופר כלל סימן המסחר של מקדונלד'ס, כיוון שלא נתקיימה סכנה שהצרכנים יטעו לסבור כי הפרסומת שהוצגה מטעמה של ברגר קינג קשורה במקדונלד'ס. בכך בא לדעתי בית-משפט קמא לכלל שגגה. משנקבע כי קיים דמיון רב, עד לכדי זהות, בין סימן המסחר של מקדונלד'ס לבין השם שנעשה בו שימוש בתשדיר, שוב אין לשאלת קיומה, או היעדרה, של סכנת הטעיה נגיעה לעניין (ראו למשל: רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון (ישראל) בע"מ נ' אסם תעשיות מזון בע"מ [1], בעמ' 313, ע"א 471/70 י. ר. גייגי ס. א. נ' פזכים בע"מ (להלן – פרשת גייגי [2]), בעמ' 707). ככלל, על-מנת שתוכח הפרה של סימן מסחר, אין צורך להוכיח כי היה בשימוש המפר בסימן כדי להצביע על קשר שקרי בין הטובין שלגביהם נעשה בו שימוש, לבין בעל הסימן הרשום (בכך שונה ההסדר שבפקודה מזה שבחוק הפדרלי האמריקני, שם הגדרת הפרת סימן המסחר מחייבת ככלל קיומה של סכנת הטעיה (סעיף 32 ל- Trademark Act of 1946(15 U.S.C.A. §1125)). בעקבות חקיקה מדינתית, אשר סטתה מכלל זה, תוקן בשנת 1996 החוק הפדרלי, וכיום מתקיימת הפרה גם ללא סכנת הטעיה – מקום שבו הוכח דילול (dilution) של סימן מסחר מפורסם )סעיף 43 לחוק (15 U.S.C.A. §1125©)). החריג היחיד לכלל זה בפקודה חל מקום שבו ההפרה הנטענת היא זו המוגדרת בסעיף משנה (4) להגדרה. היעדרה של דרישה שכזו מההגדרות האחרות של הפרת סימן מסחר מבטא את אחד מן ההבדלים המרכזיים שבין תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום לבין התביעה בעוולת גניבת העין. עוולה זו קמה מקום שבו עוסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן "...ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר" (סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות). יסוד שכזה מהווה גם עילה לפסילת כשרותו של