מאחר והאריח כשיר עקרונית להירשם כמדגם, יש לבחון את השלב השני – אם ניתן להפריד את היצירה מהחפץ. לענין זה משמש מבחן ההפרדה המהותית (בפסק דין פישר פרייס נשאר מבחן ההפרדה הפיזית בצריך עיון, ומכל מקום תפקידו משני). אם ניתן לבצע את ההפרדה, הרי שיש לדון גם בנושא הגנת זכות יוצרים.
משרד זכויות יוצרים האמריקאי פרסם מבחן מוצע להפרדה המהותית. על פי מבחן זה, ניתן "להפריד מהותית" את היצירה מן החפץ, אם היצירה יכולה להתקיים בנפרד מן החפץ בלא להרוס את צורתו הבסיסית. תנאי זה מתקיים רק מקום בו היצירה האמנותית והחפץ יכולים להתקיים זה לצד זה ולהיתפס כשתי יצירות נפרדות, האחת יצירה אמנותית והשניה – החפץ. לעומת זאת, אם על ידי הרכבה מחדש של היצירה ייווצר גם החפץ, לא נכיר בזכויות יוצרים ביצירה.
בפסק דין פישר פרייס החיל כב' השופט רובינשטיין את המבחן הנ"ל בשינויים המחויבים, והגיע למסקנה כי דמות האריה על מוצר שהוא כסא נדנדה, יכולה להיתפס כזכאית להגנת זכות יוצרים. כמו כן התייחס למספר דוגמאות בהן לדעתו ניתן להפריד הפרדה מהותית את היצירה מהחפץ, כמו : הדפס על גבי חולצה; עיטור על גבי טפט; וקישוט על-גבי כלי מטבח. (דוגמאות מתוך המדריך האמריקאי). אם אבחן ברוח זו את המוצר מושא הדיון, שדומה בעקרון לחולצה עם הדפס, הרי שניתן להפריד הפרדה מהותית את הציור מהאריח.
10.2 האם יש לתובעת זכות יוצרים בציור ?
א. התובעת טענה כי יש לה זכות יוצרים באריח הבטון, ואדון בשאלה האם לתובעת זכות יוצרים בעיצוב שעל גבי אריח הבטון.
לפי חוק זכות יוצרים זכות יוצרים יכולה לקום ביצירה אומנותית רק אם היא מקורית. יצירה אומנותית מוגדרת בחוק - לרבות רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית, יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית ובכלל זה (Typeface); וראו את הנוסח המופיע בס' 4 לחוק -
4 (א) זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:
(1) יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי;
(2)תקליט;
ובלבד שהתקיים לגבי היצירות האמורות אחד התנאים הקבועים בסעיף 8 או שיש בהן זכות יוצרים מכוח צו לפי סעיף 9.
ב. על רקע פרשנותה של דרישת ה"מקוריות" כתנאי המרכזי להכרה בזכויות יוצרים, הכירה הפסיקה הישראלית בשני מבחנים – מבחן היצירתיות ומבחן ההשקעה – כתנאים למילוי דרישת המקוריות בחוק. מדובר במבחנים מצטברים ומקבילים, ועל המבקש להגן על יצירתו, להראות את התקיימות שניהם. היעדר יצירתיות איננו ניתן לחיפוי על ידי מידה גדושה של השקעה ביצירה, ולהיפך. (ע"א 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, [פורסם בנבו] (1994) (להלן: "פסק דין אינטרלגו").
ג. מן הפסיקה עולה בבירור, כי היותה של היצירה עצמאית ולא מועתקת איננה הופכת אותה בהכרח למוגנת, וגם כאשר המחבר או המלקט הם המקור ליצירה – ייתכן ודרישת היצירתיות לא תתמלא.
מטרת ההגנה על זכות יוצרים היא מתן תמריץ ליוצרים לפרסם את יצירותיהם, כדי להעשיר את עולם היצירה בהתבסס על העובדות, הנתונים והרעיונות הקיימים. לכן הכרה בזכויות יוצרים ביצירות שאין בהן כל הרחבה של צורות הביטוי הקיימות, עומדת בסתירה למטרה האמורה.
(ראו בעא 8485/08 The FA Prremier Leage Limited נ. המועצה להסדר ההימורים בספורט [פורסם בנבו] (14.3.10 ) .
גם ליצירות שאינן מועתקות לא תוענק הגנת זכות יוצרים אם הדברים מובנים מאליהם, מוכרים, פשוטים ונמצאים במתחם הציבורי PUBLIC DOMAIN (ראו פסק דין אינטרלגו ).
ד. באשר למבחן ההשקעה –לפי מבחן זה "ביטוי לגביו מתבקשת הגנת זכויות יוצרים... צריך להיות תוצרה של השקעה מינימאלית של משאב אנושי כלשהו" – זמן, עבודה, כישרון, ידע ועוד (ראו פסק דין אינטרלגו).
בדין הישראלי התקבלה הגישה כי לא תנתן זכות יוצרים על בסיס השקעה בלבד של מאמץ ש זמן או של כשרון כדי להצדיק הגנת זכות יוצרים ויש צורך ביסוד היצירתיות. ראו בע"א 2790/93 Eisenman נ' קימרון, [פורסם בנבו] (2000) (להלן: "פסק דין קימרון") -
ה. אריחים מעוצבים ידועים ומוכרים ברחבי העולם מזה מאות שנים, וקישטו ריצוף של בתים פרטיים ומרחבים ציבוריים במאות הקודמות. אריח מעוצב הוא מוצר מאוד ותיק בשוק העיצוב. מומחה עיצוב מטעם הנתבעת התייחס לכך כי אריחים מעוצבים מצויים בארץ ממחצית המאה ה-19, הגיעו באמצעות הטמפלרים ואף הוקמו מפעלים מקומיים לייצורם כמו זה של משפחת שלוש, גלוסקא, מפעל "המומחה" ועוד. בעדותו ציין מומחה הנתבעת כי אריחים מעוצבים קיימים גם ברחבי העולם למשל באוזבקיסטאן ואיראן מזה מאות בשנים. אנו פה בישראל מכירים את בתי תל אביב הקטנה, את בתי ירושלים במאה שעברה, שהיו מעוטרים באריחי ריצוף מעוצבים. אריחים אלו היו ידועים, ונמצאו בשימוש ותיק גם בצרפת, בפורטוגל וספרד, במקסיקו, בדרום אמריקה, במדינות ארה"ב, ובמקומות רבים אחרים בעולם. השימוש באריחים אלו נעשה היום בבניינים לשימור אך גם משולב בבניה מודרנית. קיימים אלפים אם לא עשרות אלפים של עיצובים שונים, דומים, ודומים מאוד, של דוגמת הציור על האריח ושל צבעוניותו. הרעיון הוא שמספר אריחים המונחים האחד ליד משנהו, יוצרים תמונה כוללת במרחב. האריחים המוכרים מופיעים בשלל צבעים. ניתן למצוא ספרים עבי כרס בחנויות אומנות של שלל דוגמאות כאלו, קטלוגים של חברות רבות בעולם עם דוגמאות רבות כאלו, תערוכות של אריחים כאלו (אחת כזו הוצגה במתחם של הריסת קולנוע עדן בירושלים) ועוד. מדובר בצבר אדיר של אריחים מצויים ומוכרים לכלל .