[סעיפים 5 - 6 לפסק דינו של כבוד השופט הנדל].
124. כפי שעולה מפסק הדין האמור, להבדיל מפיצויים ללא הוכחת נזק, בהיעדר עיגון בחוק, בתי המשפט הכירו באפשרות לפסוק פיצויים על דרך האומדנה, במצב דברים בו ישנו קושי בהערכת הנזקים שנגרמו לבעל פטנט או מדגם, וזאת תוך בחינת שורה של קריטריונים, כגון משך ההפרה, היקפה וכיו"ב. עם זאת גם חלופה זו אינה ישימה בענייננו ועל כך עוד להלן.
125. דיאליט ביססה טענותיה על ההלכה המנחה בסוגיית הפיצויים ביחס למדגמים המעוגנת בע"א 3853/11 רונית דגלי אומות בע"מ ואח' נ' רוני שטן (13.5.2013) (להלן: "הלכת רונית"). דא עקא, סוגיית הזכאות לפיצויים ללא הוכחת נזק ביחס למדגמים, לא הוכרעה בפסק דין רונית והושארה בצריך עיון (פסקה 81 לפסק דינו של כבוד השופט סולברג; טרם חוק העיצובים כמובן).
126. כך, במסגרת פסק דין רונית, עמד בית המשפט העליון על העקרונות לפיהם יחושב הפיצוי עבור נזקיו של מעצב – בעל הזכויות במדגם שהופר: פסיקת פיצויים על בסיס אובדן רווחים. בית המשפט בחן במסגרת זו את שאלת אובדן רווחיו של המעצב לעומת רווחים שהופקו על ידי המפר, וכן את שאלת בסיס חישוב הרווח – מניעת רווחים ריאליים מהמעצב, לעומת אובדן רווחים פוטנציאליים שלו.
127. נקבע כי הפרשנות הראויה ליציקת תוכן בסעיף 37(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים מאפשרת פסיקת פיצויים על בסיס אובדן הרווחים שניתן לייחס למעצב, או על בסיס הרווחים שהופקו על-ידי המפר. כאשר מעצב – בעל זכויות במדגם - מבקש להיפרע על בסיס אובדן רווחים שנגרם לו, עליו להוכיח קשר סיבתי בין ההפרה שנגרמה לבין אובדן הרווח לו הוא טוען. בית המשפט העליון עמד על ארבעה קריטריונים מצטברים לצורך הוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין אובדן הרווח (סעיף 52 לפסק דינו של כבוד השופט סולברג):
א. הוכחת הביקוש בשוק עבור המוצר המוגן במדגם;
ב. היעדרם של מוצרים תחליפיים בשוק הרלוונטי;
ג. היכולת של המעצב לספק את הביקוש;
ד. אומדן הרווח – שיעור אובדן הרווח המיוחס למעצב. צוין כי הלכה פסוקה היא כי הפרת פטנט דומה במהותה לעוולה נזיקית, וכי תכלית הפיצוי בגין ההפרה היא השבת מצב הדברים לקדמותו באמצעות פיצוי בגין נזקים ממשיים ומתקבלים על הדעת שנגרמו לבעל הזכות, ולא בגין הפסד רווחים פוטנציאליים ומרוחקים מבחינת היתכנותם (סעיפים 56 - 57 לפסק דינו של כבוד השופט סולברג).
128. אכן, נדונה גם השאלה האם יש מקום להורות על פסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק, כסעד חלופי, לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, ומהן אמות המידה לפסיקת פיצויים אלה כשמדובר בהפרה חוזרת ונשנית של אותה זכות. פורט כי במקורו נועד ההסדר של פיצויים ללא הוכחת נזק לאפשר לבעל הזכות לתבוע פיצוי בגין ההפרה, במצבים שבהם יש לו קשיים להוכיח את נזקו הממשי. ואולם, פיצויים אלה נפסקים לפי בקשת תובע ובכפוף לשיקול דעת בית המשפט, גם כאשר התובע יכול היה להוכיח נזקים ממשיים, אולם בחר משיקוליו שלו לתבוע דווקא את הסעד של הפיצוי ללא הוכחת נזק. לאור מהותו של הקניין הרוחני, וייחודיותו, הפגיעה בבעל הזכויות בו מכאיבה עד מאוד ומצדיקה פיצוי, אף ללא הוכחת נזק (סעיף 71 לפסק הדין). רשימת השיקולים, אשר אותם ישקול ביהמ"ש, בבואו להכריע בדבר שיעור הפיצויים, איננה סגורה. בין היתר יתחשב ביהמ"ש בעוצמת ההפרות, מספרן, משכן, מידת אשמתו של המפר, אופיו וגודלו של העסק המפר (סעיף 73 לפסק הדין).