99. לגבי טענת התובעות בדבר הפרת סימן מסחר מוכר היטב שהוא רשום – גם טענה זו אין לקבל. התובעות לא הגישו את תעודות הרישום כנדרש בדין. לא התקיימו כל התנאים המצטברים להוכחת הפרה של סימן מסחר מוכר היטב רשום (הגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר בחלופה הרביעית), הכוללים הן את התנאים שנסקרו לעיל הנכונים לכל סימן מוכר היטב (בין רשום בין שאינו רשום), הן את התנאים שמונה סעיף 1 לגבי הפרת סימן מוכר היטב שהוא רשום: כי יש שימוש בסימן כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבעל הסימן הרשום, וכי בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש כאמור. התובעות לא הוכיחו כי המשביר שיווקה את דברי הלבוש באופן המצביע על קשר בין המוצרים לתובעות, ולא על נזק העלול להיגרם להן משימוש זה. התובעות לא עשו שימוש בסימנן בישראל ולא הוכיחו כי יעשו בו שימוש בישראל וטענתן כי הן נוהגות לגבות דמי שימוש בהענקת זיכיונות אינה משנה כשמדובר בדברי לבוש.
100. בוורלי טוענת כי אין לתובעות סימן רשום בישראל ביחס למילים Salvador Dali, אלא רק סימן מסחר מעוצב בדמות חתימת סלבדור דאלי, בניגוד למקומות אחרים בעולם בהם פעלו התובעות לרשום סימן מסחר ביחס ל- Salvador Dali. משבחרו התובעות במודע לעשות כך אין לתת להן הגנה מעבר לזו שביקשו לקבל.
101. לטענת בוורלי, הסימן המעוצב שרשום על שם התובעות אינו רשום בהגדר הרלוונטי למוצרים נושא ההליך (ס' 1 לפקודת סימני המסחר). התובעות מודות כי הסימן המעוצב בדמות חתימת דאלי רשום על שמן ברשם סימני המסחר תחת סוג 3 (בשמים) ואינו רשום תחת סוג 25 (פרטי לבוש). על פי אמנת "ניצה", הסיווג הינו אחיד לכל הרישומים בכל רחבי העולם. במקומות שבו ביקשו התובעות הגנה בסוג 25 רשמו את הסימן הרשום בסוג 25, בנוסף לרישום בסוג 3 (אוסטרליה, בלגיה-הולנד-לוקסמבורג, האיחוד האירופי ועוד), מתוך ידיעה שמדובר בהגדר שונה. אין כל קביעה שיפוטית כי הסוג של "בישום" הוא מאותו הגדר של "פריטי לבוש", ולא בכדי. בהתנגדות לרישום סימן 168754 (MANIA מעוצב) [פורסם בנבו] נפסק כי מוצרים מתחום הקוסמטיקה וביגוד אינם שייכים לאותו שוק. בפסיקה המנחה של רשם הפטנטים בעניין AUTOMOTOR נקבעו המבחנים לבדיקה
--- סוף עמוד 69 ---
האם טובין משתייכים לאותו הגדר, ביניהם: החשש להטעיה, אופי הטובין והרכבם, המטרות שלשמן משמשים הטובין, אופי המשתמשים בטובין, ערוצי השיווק, אופני השיווק, ומידת התחרות השוררת בין הטובין. על פי מבחנים אלו ברור שלא מדובר באותו הגדר. מדובר בטובין בעלי אופי והרכב שונה, המטרה ואופי המשתמשים שונה, התובעות לא הביאו נתונים על היקף וערוצי השיווק, אך מחיפוש באינטרנט עולה שמוצרי הבישום של דאלי משווקים בחנויות פרפומריה, פארמים ואינטרנט, בעוד מוצרי ההלבשה שווקו בחנויות המשביר לצרכן במתחמים שונים שאינם קשורים זה לזה ובחנויות בודדות של בוורלי שאינן מוכרות מוצרי בישום כלשהם. אין גם תחרות כלשהי בין מוצרי בישום למוצרי לבוש. בפסיקה נקבע כי בחינת השאלה אם מדובר באותו הגדר צריכה להיעשות בזהירות באופן שאינו מרחיב את זכותו הקניינית של בעל הסימן הרשום יתר על המידה (התנגדות לסימן מסחר 146483 Farmaban; בג"צ אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148).