102. לטענת בוורלי, אין לתובעות סימן מסחר מוכר היטב. שמו של דאלי מוכר היטב כצייר, אך לא קיים סימן מסחר מוכר היטב בשם Salvador Dali, ולחילופין גם לו הוכר השם Salvador Dali כסימן מוכר היטב, לא היה בכך להקנות לתובעות הגנה ביחס לפעילות בוורלי במכירת פרטי לבוש. פקודת סימני המסחר קובעת כי לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק. סבילאנו הפנה בתצהירו לתיקי עור, בשמים , עניבות וחולצות הנמכרים במוזיאון דאלי, אך התובעות לא הסבירו באיזה תחום Salvador Dali הוא סימן מוכר היטב, ולא נתנו שום אינפורמציה שיכולה להוביל לקביעה כי המותג Salvador Dali רכש לעצמו מעמד של סימן מסחר מוכר היטב באיזה מהתחומים בהם לטענתן נעשה בו שימוש.
בפסיקה נקבע כי לשם היותו של סימן מסחר מוכר היטב יש לבחון, בין היתר, את היקפי המכירות ועומק החדירה לשוק, והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות (התנגדות לרישום סימן מסחר 93261 PENTAX מעוצב; בקשה למחיקת סימן מסחר 102733 F.M. Mostert). התובעות לא התייחסו לנתונים אלו ובהיעדרם לא ניתן להכיר בהן כבעלים של סימן מסחר מוכר היטב, ודאי לא בישראל. התובעות סירבו בתוקף למסור מידע ומסמכים בקשר עם בקשות בוורלי והמשביר לגלות במסמכים ובתשובות לשאלון פרטים ונתונים אודות היקף פעילותן של התובעות בתחום של שימוש בסימן המסחר Salvador Dali בקשר עם שיווק של טובין, ויש לכך משמעות קריטית בהכרעה בתביעתן.
בפסיקה נקבע כי על תנאי ההכרה להיות כאלה המתקיימים בישראל, דהיינו שבחוגים הנוגעים לכך בישראל הוא מוכר ואין די בהיותו מוכר בארצות אחרות (ע"א 1431/03 אבסולוט [פורסם בנבו]). התובעות לא עמדו ברף מינימלי של הוכחתו של הסימן כמוכר
--- סוף עמוד 70 ---
היטב בישראל, ורק טענו כי עבודותיו של האמן מוכרות היטב בישראל, הוא היה בעל זיקה לישראל ובקבוק הבושם תחת המותג נמכרים בטיסות אל-על.
בהתנגדות לרישום סימן מסחר 111917 ו- 111918 Metallica נדחתה התנגדות להקת המוסיקה לרישום סימן מסחר הנושא את שמה בתחום פעילות של תבניות מתכת, ונקבע כי אין ספק שהלהקה מוכרת ומהווה שם מוכר היטב בישראל, אלא שהיא אינה כלל סימן מסחר, תוך שנקבע כי עצם היכרות קהל הצרכנים עם דמות הסימן אינו מעניק לשימוש מסוג זה בסימן אופי מבחין נרכש לצרכי ס' 8(ב) לפקודה, וכי האופי המבחין הנרכש הנדרש אינו תלוי רק בזיהוי הסימן ע"י קהל הצרכנים אלא גם בזיהוי הפונקציה של הסימן כפי שהוא בא לידי ביטוי בטובין, כציון למקור הטובין ולא רק כעיטור או כאמירה תרבותית.