הגם שבוורלי סברה כי תוספת האיורים וכותרת הייחוס על גבי החליפות תוסיף למיתוג החליפות, בפועל החליפות הנושאות את האיורים וכותרת הייחוס, לרבות הכפתורים והקולבים, היו כשלון מסחרי. מר בר העיד בתצהירו ולא נחקר בעניין זה כי בוורלי התקשתה למכור את החליפות גם בהנחה של 50% במחיר של 499 ₪, והיה זה הכשלון העסקי של השימוש באיורים ובכותרת הייחוס שהביא את בוורלי להודיע לחברות על רצונה לבטל את ההתקשרות לגבי השימוש באיורים ובכותרת הייחוס לבגדי גברים, עוד לפני שהתובעות פנו לבוורלי. מבחן השיווק בפועל הוכיח כי אין לשמו של האמן סלבדור דאלי שום משמעות עבור צרכן אופנת הגברים בישראל, דבר המהווה הוכחה כי השם Salvador Dali הינו רק שם של אמן מוכר וידוע אך לא סימן מסחר כלל, ודאי לא סימן מסחר מוכר היטב.
103. בוורלי טוענת עוד, כי גם לו היו התובעות בעלות סימן מסחר מוכר היטב בישראל בשם Salvador Dali לא היה בכך להעניק להן סעד נגד בוורלי, שכן ההגנה שניתנת בפקודה לסימן מסחר מוכר היטב הינה ביחס לטובין לגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לטובין מאותו הגדר (ס' 46א' בפקודה), מה שלא מתקיים בענייננו. לתובעות אין סימן מסחר רשום בשם זה אלא רק סימן מעוצב של חתימת האמן והתובעות לא טענו כי הטובין לגביהם מוכר סימן המסחר Salvador Dali הוא בגדי גברים. סבילאנו הודה כי התובעות לא עוסקות בעצמן או באמצעות צד ג' כלשהו בייצור או שיווק בגדי גברים תחת המותג Salvador Dali (עמ' 110-109 בעדותו), ולשיטתן סימן המסחר Salvador Dali מוכר היטב בתחום הבשמים ואולי בתחום תיקי העור.
גם אם ייקבע כי Salvador Dali הוא סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום, ממילא דין התביעה נגד בוורלי להידחות בשל הוראות ס' 59(ב) לפקודת סימני המסחר, הקובע כי לעניין הפרה לגבי סימן מסחר מוכר היטב שאינו סימן מסחר רשום יהא התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה בלבד. בוורלי הודיעה עוד בטרם ההליך המשפטי כי היא מתחייבת לא לעסוק בייצור או שיווק של המוצרים נושא ההליך וביטלה את הסכמיה עם החברות.
גם אם ייקבע כי הסימן Salvador Dali מוכר היטב בישראל או כי הוא סימן רשום בישראל, לא יכולות התובעות להיות זכאיות לסעד נגד בוורלי, שכן הגדרת הפרה בפקודת סימני המסחר
--- סוף עמוד 71 ---
ביחס לסימן מוכר היטב שהוא סימן רשום, המתייחסת לטובין שאינם מאותו הגדר, מאפשרת מניעת שימוש בסימן המסחר רק כשיש בשימוש להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש האמור. בעניין אנג'ל (ע"א 5066/10) [פורסם בנבו] נקבע כי מקום שבעל סימן מסחר מוכר היטב שהוא רשום, מבקש למנוע שימוש בסימן המסחר בטובין שאינם מאותו הגדר, עליו לצלוח מבחן כפול: עליו לעמוד ב"מבחן הקשר" ולהראות פגיעה פוטנציאלית בו. התובעות לא הרימו את הנטל המוטל עליהן להוכיח כי קיים פוטנציאל נזק לתובעות מאותו שימוש, וסבילאנו אף הודה בחקירתו כי השימוש לא היה פוטנציאל לפגיעה כלשהי בתובעות: סבילאנו הודה כי ההפרה הנטענת לא גרמה לתובעות שום נזק בפועל וכי תצהירו כולל חישובים היפותטיים, כי אין שום בעל זכיון לבגדי גברים, וכי לא ערך שום בדיקה בנוגע לאיכות המוצרים של בוורלי (עמ' 110, 114-113).