הפרת סימן מסחר רשום מוגדרת בסעיף 1(1) לפקודת סימני מסחר כך:
"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
השאלה הנבחנת בהקשר זה היא, האם הטובין שביחס אליהם עשה הנתבע שימוש בסימן המסחר הם "מאותו הגדר" של הטובין אשר לגביהם נרשם סימן המסחר של התובע (פרשת מיגדור, עמ' 13).
הפסיקה קבעה מבחן משולב, אשר מטרתו לבחון האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים באופן כזה שהצרכן הסביר יוטעה לחשוב כי מקור שני סימני המסחר זהה, לאור הדמיון בין השניים. המבחן כולל ארבעה רכיבים (פרשת מיגדור, עמ' 14):
א. מבחן העין, החזות והפרטים המבחינים ומבחן הצליל.
ב. מבחן סוג הלקוחות, סוג הטובין וצינורות השיווק.
ג. מבחן יתר הנסיבות העשויות להשפיע על שאלת ההטעיה.
ד. מבחן "השכל הישר"- במקרים בהם המסר הרעיוני העומד בבסיס סימנו של המוצר המפר לכאורה דומה מהותית לזה העולה מסימנו של הסימן המפר, יכול בית המשפט לראות בכך הפרה גם אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל (ת"א (מרכז) 20397-09-09 אוניפארם בע"מ נ' אנדרסון מדיקל בע"מ (פורסם בנבו, 1.6.111)).
בטרם אגש לבחון שלושה רכיבים אלה, אציין כי במקרה דנן, נסחי סימני המסחר אשר צורפו לתצהיר עת/2, הגב' פטרישיה אנגל, מנהלת נציגות דיסני בישראל (נספחים B ו-C), מתייחסים לדמויות פו הדוב בלבד. התובעת אישרה, כי לא קיימים סימני מסחר רשומים לגבי שאר הדמויות: איה, חזרזיר וטיגר (עמ' 60, שו' 17). משכך,בפרק זה, אתמקד רק בדמותו של פו הדב, מבלי לבחון את יתר הדמויות.
א. מבחן העין, החזות והפרטים המבחינים- התובעת הציגה מספר תמונות של מוצרי פו הדב אשר נתפסו במכס, אותם ייבאו הנתבעים לארץ. עיון בתמונות, ביניהן נספחים G1,G2.G3 , אשר צורפו לתצהירה של גב' אנגל, מלמד בבירור על כך שקיים דמיון ויזואלי בין מוצרי פו הדב של הנתבעים לבין מוצרי התובעת, אשר יכולים להביא להטעיית הצרכנים. יחד עם זאת, ניתן להבחין כי קיים גם שוני במראה המוצרים, דבר המעיד על כך שאין מדובר במוצרים מקוריים. ראשית, מבנה פניה של בובת פו הדב שונה מזו שהוצגה על ידי התובעים
--- סוף עמוד 9 ---
ב-ת/5 וכך גם גודל האוזניים. שנית, חולצתה של הבובה נושאת את השם "POOH" בלבד, בעוד שהמוצר המקורי ת/5 נושא את השם "WINNIE THE POOH". שלישית, בעוד שמוצרי דיסני, ביניהם ת/5, נושאים תוית ועליה הלוגו של חברת דיסני, בר-קוד ומשפט, לפיו הדמות מתבססת על ספרו של מילן ושפרד, מוצרי הנתבעים אינם נושאים תוית זו כלל וכלל. רביעית, עיון בתמונה המופיעה בנספח G4 מלמד כי קיים שוני ברור בין מילוי הבובה של הנתבעים לבין מילוי הבובה של התובעת. המילוי של רגלי בובת הנתבעים הוא דל יותר ולכן הן נראות רופפות יותר בהשוואה למוצרי התובעת. השוני בין מוצרי התובעת למוצרי הנתבעת נראה בבירור גם בתמונות שצורפו לנספחים G5, G6, G7 , שם צולמו שמיכת פעילות לתינוקות, מוביילים ובובות פרווה.