בית המשפט צריך לבחון, את הנזקים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מהפרת זכויותיו הקנייניות, ואת הרווחים הריאליים שהפיק המפר במהלך וכתוצאה מהפרת זכות בעל הפטנט, לנצל באורח בלעדי את האמצאה המוגנת. המטרה הבסיסית בקביעת פיצויים לטובת בעל הפטנט, הנה למנוע מהמפר ליהנות מהפרות שהניב המעשה המפר (ר' עמיר פרידמן ויוסי סיוון "פיצויים בתובענה בגין הפרת פטנט" פורסם באתר מכללת ר"ג ע' 2 והאסמכתאות שם פרידמן וסיוון (להלן: "פרידמן וסיוון").
סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים מונה שיקולים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לפסוק את שיעור הפיצוי המגיע לבעל הפטנט. השיקולים המפורטים במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים, כוללים את הנזק שנגרם לבעל הפטנט ואת היקף ההפרה וההנאה שהפיק הנתבע בעקבות וכתוצאה ממעשה ההפרה. הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים קובעת, בזו הלשון;
--- סוף עמוד 53 ---
"בית המשפט, בבואו לפסוק פיצויים, יתחשב במעשה ההפרה של הנתבע ובמצבו של התובע עקב מעשה זה, והוא רשאי להביא בחשבון, בית היתר;
הנזק הישיר שנגרם לתובע;
היקף ההפרה;
הרווחים שהפיק המפר ממעשה ההפרה;
דמי תמלוגים סבירים שהמפר היה חייב בתשלומם, אילו ניתן לו רשיון לנצל את הפטנט בהיקף שבו נעשתה ההפרה."
עולה אפוא שהמבחנים שעל בסיסם תוכרע סוגיית הפיצויים, הנם: היקף ההפרה, הרווחים הריאליים שהפיק המפר, הנזק הישיר שנגרם לבעל הפטנט, דמי תמלוגים סבירים שהיה בעל הפטנט זכאי לקבל מהמפר אילו ניתן למפר רישיון לנצל את האמצאה המוגנת, ערכה של האמצאה המוגנת בשוק הרלוונטי והתחליפים הקיימים בשוק הרלוונטי לאמצאה המוגנת. בע"א 817/77 כימיקלים וציוד טכני בע"מ נ' בריסטול מאיירס קומפני, פ"ד לג (3) 757, בעמוד 765, נפסק שחלופות המנויות במסגרת הוראת סעיף 183 (ב) לחוק הפטנטים אינן בגדר רשימה סגורה של שיקולים שערכאת השיפוט רשאית לקחת בחשבון בעת בחינת תוצאות והשלכות הפרת הפטנט הרשום. כאשר בית המשפט שוקל את שיעור הפיצוי שלו זכאי בעל הפטנט הרשום עליו לבחון, בראש ובראשונה את הרווחים הריאליים שהפיק המפר או ההפסדים הממשיים שנגרמו לבעל הפטנט כתוצאה מגריעה בזכויותיו הקנייניות (פרידמן וסיוון בע' 6).
על פי תצהירו של רו"ח אגם, סמנכ"ל הכספים של הנתבעת, בתקופת ההפרה מכרה הנתבעת מוצרים תמורת סך כולל של 1,398,418 דולר ארה"ב. מתוך מכירות אלה שולמו לתובע, מכוח הסכם 1992, תמלוגים בסך 226,639 דולר ארה"ב. על מנת לחשב את הרווח שהפיקה הנתבעת ממכירת המוצרים בתקופה שלאחר המועד הקובע, ערך רו"ח אגם בדיקה בספרי החשבונות של הנתבעת שהיא חברה ציבורית, שדיווחיה הכספיים מצויים תחת ביקורת של רואה חשבון לפי התקנים המחמירים ביותר ומפורסמים לציבור.