37. כאמור, אין מחלוקת כי בעלת הסימן התירה לחברת ארדן את השימוש בסימן וכי חברת ארדן עשתה שימוש בסימן בתקופה הקובעת. כשהתיר בעל סימן רשום לאחר את השימוש בסימן, סייג המחוקק את ההיתר בכך שהרשות תירשם כחוק (סעיף 50 (א) (ב) לפקודה). רשות זו כאמור לא נרשמה בתקופה הקובעת.
38. מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות ההרשאה כך תתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) לפקודה ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות את הצרכנים (סעיף 50 (ד) לפקודה). דיון מורחב בתכליות סעיפים אלה והשוואה לדין הזר, ראה עניין טויוטה סעיפים 43-49.
39. ביטול הסימן בטענה כי ההרשאה לשימוש בו לא נרשמה, חותרת תחת התכליות של דרישת הרישום. ברי כי אילו הייתה בעלת הסימן מבקשת לרשום את רשות השימוש שניתנה בפועל לארדן הרי סביר ביותר כי רשות זו הייתה נרשמת, ואכן זו נרשמה לאחר הגשת בקשת הביטול. שכן, קשה לעלות על הדעת שהיא נוגדת את תקנת הציבור או שיש בה כדי להטעות. ובוודאי שאיני יכולה לקבל את טענת מבקשת הביטול כי הרישום המאוחר הוגש ללא כל כוונה לשימוש בתום לב.
40. בנסיבות המיוחדות בעניינו, אינן המקרה הרגיל בו לא נעשה שימוש בסימן ומוצדק לבטלו, סבורה אני כי עסקינן במקרה בו מן הראוי להפעיל את שיקול דעתי ולהורות שלא למחוק את הסימן כפי שיובהר להלן.
שיקול דעתו של הרשם
41. כאמור בעניין פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הקובעת לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום.
42. אף כאשר מתקיימים התנאים הפורמאליים למחיקת סימן לפי סעיף 41 לפקודה, רשאי הרשם להימנע מהמחיקה, כפי שנקבע באופן דומה בעניין פרמו, בעמוד 806:
"אף-על-פי-כן לא נעתר הרשם המלומד לבקשת המחיקה. הוא קבע, שאפילו לא נגרם אי-השימוש על-ידי נסיבות מיוחדות שבמסחר, עדיין נתון הדבר בשיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת המחיקה, ושבמקרה הנדון אין זה רצוי לעשות כן. הערעור נסב על חלק זה מהחלטת הרשם, והטענה היא כפולה : אין לרשם שיקול-דעת בדבר, ואפילו יש, אין יסוד להשתמש בו בנסיבות המקרה ולהשאיר בעינו סימן מסחר שלא השתמשו בו תקופה כה ארוכה. בשאלה הראשונה, אם יש או אם אין לרשם שיקול-דעת בדבר, נוטה אני להסכים לדעתו של הרשם. היא מבוססת על הפסיקה האנגלית והאוסטרלית..."
43. בבואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות העשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה.
תכליתו של סעיף 41 לפקודה כאמור לעיל, היא לאפשר לכלל הסוחרים בתחום מסוים לעשות שימוש בסימנים אשר נותרו רשומים בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואף לא קיימת כל כוונה להשתמש בהם. בענייננו, במצב בו הסימן שביטול רישומו מבוקש הוא סימן מסחר מוכר היטב ואשר ממילא לבעלת הסימנים שמורה הזכות הבלעדית לשימוש בו, מחיקתו אינה משרתת את מטרת סעיף 41 לפקודה.
44. כמו כן איני סבורה כי ניתן ליחס לבעלת הסימן הרשום התנהלות פגומה של רישום סימן מסחר ללא כל כוונה להשתמש בו. אם כי מוטב היה, למען הסדר הטוב, אילו בעלת הסימן הייתה רושמת בזמן כמצופה את רשות השימוש בסימן שנתנה לחברת ארדן.
45. לפני סיום, אדרש בקצרה לטענת מבקשת הביטול כי יש למחוק את רישום הסימן בשל חוסר תום לב בהגשת המסמכים לרשות תוך הסתרת מידע מהרשות בעניין העדר הכשירות של בעלת הסימן והסטטוס הבריאותי והמשפטי שלה בעת הגשת הסימן לרישום. מקובלת עלי טענת בעלת הסימן לפיה חזקה שבעלת הסימן אשר ביקשה לרשום את הסימן באמצעות נאמניה - הסכימה לרישום הסימן. נאמניה של בעלת הסימן אשר מונו כדין מוסמכים לבצע בשמה פעולות, לרבות רישום סימני מסחר ומתן רישיון לשימוש. כך או כך, למצבה הרפואי של בעלת הסימן אין כל נגיעה לרישום הסימן. לפיכך, נדחות גם טענות מבקשת הביטול בדבר תום לב בעלת הסימן בעת הגשתו של הסימן לרישום.
סוף דבר
46. אני סבורה אם כן, כי בעלת הסימן עשתה שימוש בסימנה, כמו כן נעשה שימוש בסימן הרשום בתקופה הקובעת על ידי חברת ארדן אשר לא הייתה רשומה כבעלת רשות בתקופה זו ונרשמה בשלב מאוחר יותר. לאור באמור, בהפעילי את שיקול דעתי בבקשה למחיקת הסימן, השכל הישר, הרציונל של הטעית הציבור והגנה על סימן מסחר מוכר היטב מביאני למסקנה כי אין למחוק את הסימן. לפיכך, בקשת הביטול נידחת בזאת.
47. לאור כל האמור, מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן ושכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 20,000 ₪ בלבד הכולל מע"מ כדין. סכום זה ישולם בתוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה ואחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.
ד"ר רויה ישראלי
פוסקת בקניין רוחני
ניתן בירושלים ביום כ"א חשון תשפ"ב
27 אוקטובר 2021