(ראה גם פסקה 5 לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'PAGOTTE BELKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER-G (פורסם בנבו, 11.3.2007)).
סימן המסחר שביטולו מבוקש הינו סימן מסחר מוכר היטב
22. בטרם אדון בשאלת השימוש בסימן המסחר שביטולו מבוקש מן הראוי לדון במעמדו של הסימן. אין חולק כי הסימן הרשום מוכר היטב בישראל כהגדרתו בפקודה ביחס לטובין בהם הוא רשום, (ראה למשל, סעיף 63 לסיכומי מבקשת הביטול). ולפיכך מעמדו זה חייב לשמש כרקע בבחינת בקשת הביטול.
23. ההגנה המוקנית לסימן מסחר מוכר היטב בין אם רשום או לאו היא רחבה, אף אם כלל לא נעשה שימוש בסימן בישראל (ראה סעיף 27 בבקשה לביטול סימני מסחר 169665,163654,80633 א. רכב רחובות בע"מ נ' TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) (פורסם בנבו 16.04.2020) (להלן: "עניין טויוטה")).
24. לאור האמור, בעניינו אף אם איעתר לבקשת הביטול, ורישומו של הסימן יבוטל, הרי שבהתאם להוראות סעיף 11(13) לפקודה יישאר סימן זה מוגן ולא יהיה פתוח לשימוש הציבור בסוג 3 ולגבי טובין באותו הגדר. כך שזכותה של בעלת הסימן לשימוש ייחודי בסימן בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה לא תיפגע.
25. בניגוד לטענת מבקשת הביטול (סעיף 31 לסיכומיה בתשובה) איני סבורה כי במידה והסימן יבוטל סוחרים יוכלו לרשום סימן הדומה לסימן המסחר, כיוון שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב אשר נעשה בו שימוש בישראל על ידי בעל רשות רשומה (נכון למצב הנוכחי). לכן גם במידה והסימן יבוטל, בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה, לא תהא בכך תועלת לעניין רישום סימנים דומים אלא לכל היותר בעלת הסימן תאלץ לבקש לרשמו מחדש.
26. סבורה אני כי ההכרעה בתיק זה עשויה לשנות לכל היותר את הרישום הפורמלי של הסימן בפנקס אולם לכך לא תהא השלכה מהותית על חיי המסחר, הציבור לא ייהנה מביטול הרישום וגם זכויותיה של בעלת הסימנים לא יפגעו הלכה למעשה. משכך, ספק אם יש תוחלת לדיון בבקשה זו.
בתקופה הקובעת היה שימוש בסימן המסחר על ידי בעלת הסימן ובעלת רשות לא רשומה
27. אין מחלוקת כי בתקופה הקובעת נעשה שימוש בסימן בישראל וכי אין המדובר בסימן שנרשם שלא במטרה לעשות בו שימוש, או בסימן שהשימוש בו הופסק לחלוטין, או בלשונו של כבוד השופט ריבלין בעניין מיס לאגוט "סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם". מבקשת הביטול אינה טוענת אחרת. טענתה כאמור, מתמקדת בכך שבעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן בעצמה, ושהשימוש אשר נעשה על ידי ארדן מבלי שרשות השימוש נרשמה, אינו בגדר שימוש על ידי בעלת הסימן.
28. סעיף 41 לפקודה אינו מגדיר מה נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר. המחוקק הגדיר את השימוש באופן רחב וקבע מה אינו נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר לעניין סעיף 41 לפקודה, ומשכך יש לפרש את המונח "שימוש" במובנו הרחב ביותר (עניין טויוטה, סעיפים 34-35). סבורה אני כי כל פעולה בסימן המסחר אשר נועדה לזהות את מקור הטובין למעט המוחרג בסעיפים 41 (ג)(2) ו-41 (ג)(1) הינה בגדר שימוש בסימן מסחר. כך מגדיר המלומד זליגסון "שימוש" בעמ' 15 לספרו:
"לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסוים בישראל יכול להיווכח שסימן פלוני קשור לסחורה אלמונית וכי סחורה זו קיימת ועלולה להתקבל."
29. בעלת הסימן הציגה בתצהיר רודולף, סקירה של פעילויות שיווק וקידום מכירות בישראל לרבות בנקודות מכירה ברשתות פארם שונות, באתר האינטרנט ובאפליקציה של סופר-פארם וברשתות חברתיות המכוונות לציבור בישראל, לרבות פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב, וכמו כן באמצעים נוספים, אולם לא ניתן לייחס פעילות זו לבעלת הסימן אלא לחברת ארדן אשר קיבלה הרשאה מבעלת הסימן אך זו לא נרשמה בתקופה הקובעת.
30. בעלת הסימן טוענת כי היא עושה ישירות שימוש בסימן לרבות בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול, היות שבעלת הסימן (הזמרת Britney Spears) היא הפרזנטורית של סדרת הבשמים הנושאת את שמה ומופיעה בקמפיינים פרסומיים בישראל וברחבי העולם (תצהיר רודולף, סעיף 30 ונספח G לתצהיר). לשיטתה של בעלת הסימן, די בכך כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.
31. לטענת מבקשת הביטול אין בעובדה שבעלת הסימן מפרסמת את הבשמים נשוא הסימן כדי לענות על דרישת השימוש בסימן המסחר. הפרסומים בוצעו ע"י חברת ארדן ולא על ידי בעלת הסימן. אינני יכולה לקבל טענה זו. אמנם הפקודה קובעת באופן מפורש שפרסום אינו בגדר שימוש, אולם לטעמי לבעלת הסימן אינה רק בגדר מפרסמת את מוצריה אלא לוקחת חלק משמעותי בשיווק המוצרים תחת הסימן.
32. האגודה האמריקאית לשיווק מציעה הגדרה רשמית למונח שיווק :
"Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large."
33. כלומר, שיווק הוא פונקציה ארגונית ומערך של תהליכים ליצירה, לתקשור ואספקה בעלת ערך ללקוחות, לארגון ולחברה בכללותה. שיווק אינו רק מכירת מוצר או פרסומו, תוצאת השיווק צריכה להיות "לקוח שמוכן לקנות" לאור הערך שרכש המוצר כתוצאה מפעולות השיווק.
34. בעלת הסימן ציינה כי הזמרת Britney Spears (בעלת הסימן) היא הפרזנטורית של מוצריה. אולם, אני סבורה שחלקה בשיווק המוצרים הינו מעבר לתפקידה כפרזנטורית של החברה. פרזנטור (המונח שקבעה האקדמיה ללשון העברית: "יַצְגָן") הוא ידוען המשתמש בפרסומו כדי להשתתף במסעי פרסום של תאגיד תמורת תשלום. Britney Spears אינה פרזנטורית במובן המקובל של המונח, היא זאת אשר נותנת למוצרים הנושאים את שמה את ערכם, בזכות פעולה זו "הלקוחות מוכנים לקנות" (תוצאת השיווק), מתוך ידיעה כי היא עומדת מאחורי המוצר שרכשו, בניגוד לפרזנטור אשר מפרסם את המוצר אך אינו מייצג את מקורו.
35. לאור האמור אני סבורה כי די בפעולותיה של בעלת הסימן כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה. אציין כי אין ממש בטענת מבקשת הביטול כי הפרסום נעשה בשפה האנגלית כדי לשלול את השימוש שנעשה בסימן בישראל.
36. יתרה מכך, אף אם לא ניתן היה לייחס לבעלת הסימן שימוש בסימן אני סבורה כמפורט להלן, כי המקרה שלפני אינו מצדיק את ביטולו.
נסיבות המקרה ושיקול הדעת שניתן לרשם אינם מצדיקים ביטול הסימן הרשום