השנייה - מהו היקף ההפרה הנטענת ועל אלו פעולות חולשת ההגנה על זכויותיו של בעל סימן המסחר, לרבות בחינה האם מדובר בהפרות שונות אשר סעד נפרד בצידן או שמא בהפרה אחת בעלת מספר מופעים, המקנה לתובעת סעד אחד בלבד;
השלישית - מהו הסעד הראוי במקרה דנן להפרות הנטענות ככל והוכרו ככאלו.
ד2. המסגרת הנורמטיבית
- המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לבחינת פעילותו של היבואן המקביל, נוגעת לשלושה תחומי משפט אשר אף עמדו בבסיס התביעה בהליך דנן - הראשון והמרכזי, דיני סימני המסחר; השני, דיני עוולות מסחריות; השלישי, דיני עשיית עושר ולא במשפט.
- סימני מסחר - באשר למסגרת הדין בנוגע לסימני מסחר, קובע סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר, כי לבעל סימן מסחר רשום כדין עומדת זכות ל- "שימוש ייחודי" בסימן המסחר בנוגע לטובין לגביהם נרשם הסימן מושא הרישום ובהתייחס אליהם.
סעיף 47 לפקודה זו קובע כך: "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
בעניין טוטו זהב דן בית המשפט בגבולותיו של סעיף 47 זה לפקודה ובגבולותיה של הגנת "שימוש אמת" הקבועה בו. בית המשפט קבע שלושה מבחני עזר אשר מקורם בפסיקה האמריקאית ואשר נועדו לצורך בחינה וקביעה מתי שימוש אשר נעשה בסימן מסחר ביחס לסחורה מקורית אכן מהווה שימוש אמת ובא בגדרה של ההגנה בדין: המבחן הראשון מכונה "מבחן הזיהוי" והוא נוגע לשאלה האם המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא השימוש בסימן המסחר; המבחן השני נקרא "מבחן חיוניות השימוש" ועניינו השאלה האם השימוש בסימן המסחר נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש לשם זיהויו של המוצר; המבחן השלישי הינו "מבחן החסות" ובמסגרתו נבחן האם השימוש שנעשה בסימן המסחר אינו מצביע על חסות שבעל הסימן נתן כביכול למשתמש בו.
בית המשפט העליון נדרש בהרחבה לסוגיית היבוא המקביל בעניין טומי הילפיגר. בפסק דין זה נקבעו קווים מנחים למגבלות החלות על פעילות מסחרית בתחום היבוא המקביל לרבות פעולות הפרסום והשיווק הנלוות לפעילות זו (פס' 16-61 לפסק דינה של כב' השופטת ברק ארז). במקרה אשר נדון שם, המערערים ייבאו לישראל, ביבוא מקביל, מוצרי לבוש של מותג הביגוד "טומי הילפיגר".
יוער, שהתשתית העובדתית בעניין אשר עמד על הפרק בפרשת טומי הילפיגר מאופיינת בדמיון מסוים לתשתית העובדתית בהליך דנן. שם, המערערים הפעילו את עסקם תחת השם המסחרי "מחסן היבואן טומי הילפיגר" ופרסמו כי הם מוכרים את מוצריהם במחיר זול. כן הועלו טענות שם כנגד הנראות ואופן עיצובו של בית העסק והמערערים אף הפעילו אתר אינטרנט הנושא את שם המתחם www.tommy4less.co.il.