כאן חשוב להבחין בין תוצאה שהיא בבחינת עיקרון חדש, שטרם נודע לפני האמצאה, לבין תוצאה המשתייכת אל הידע שקדם לאמצאה. במקרה הראשון, ייתכן שבעל האמצאה יוכללהגן על השגת התוצאה בכל דרך שהיא. במקרה השני, תביעה כזו תוחשב לרחבה מדיי. אם התוצאה עצמה איננה בגדר חידוש אלא הייתה ידועה, במובן זה שהיא הייתה בגדר מטרה רצויה אשר להשגתה שאפו, אין לתבוע זכות לגבי כל דרך אפשרית להשגתה, אלא רק לגבי אותה דרך ספציפית שהיא החידוש אשר אליו הגיעו עתה. ובלשונו של 146blanco white, supra, at:
--- סוף עמוד 82 ---
It is clear that the discoverer of a new principle is entitled to claim all" For in such . All modes of carrying it into effect:devices making use of it The principle itself is old, such a claim will be too wide, for then the a case the new principle itself will be a part of his invention. If however Inventor has contributed nothing new except any special method of Special methods. Carrying it out, and his claims must consequently be confined to such The advantageous character of a particula result. If the result is in this distinction applies in particular where the principle' concerned is- in theory, at least- itself new and not obvious, the inventor may Of(including methods in themselves obvious) claim all methods Been attained before or in the sense that it was an obviously desirabe attaining it. But if the result is known, either in the sense that it has . Result if it could be attained, then a claim to any method of attaining"it will be too wide .24עיקר ההתמודדות של בתי המשפט בסוגיית הפטנט המוגבל בתוצאה הייתה, כפי שנראה להלן, במישור דרישות הדיות והבהירות החלות על בעל הפטנט. אולם המחלוקת שלפנינו מתחדדת סביב שתי שאלות שונות במהותן, שהן, כאמור: ראשית - האם בפטנט מסוג זה חייבת התוצאה המוגנת להופיע בתביעות עצמן, כדעת המשיבות, או שדי לתוצאה כי תפורט בתיאור, כדעת המערערת. שנית - האם בפטנט לקומבינציה יכול שאחד מרכיבי האמצאה הידועים - במקרה זה רכיב תוצאתי - יופיע רק בתיאור, כסברתה של המערערת, או שגם בפטנט כזה על התצאה להיכלל בתביעות, כפי שסוברות המשיבות.
בשתי סוגיות אלה דעתי היא כדעת המשיבות, ואבחן אותן לפי סדרן.