אולם, בכך לא סגי.
כפי שנוכחנו, סעיף 34א לחוק המכר אינו מגדיר מהו "נכס". בניגוד לנוסחו של סעיף 34 לחוק המכר, אין הוא כולל התניה לפיה הנכס יהא מסוג "נכס נד". מכאן ולנוכח נסיבות העניין שלפניי, נשאלת השאלה האם ניתן להחיל את תקנת השוק הקבועה בסעיף 34א לחוק המכר על מכירה של זכויות קנין רוחני, כדוגמת פטנט?
18. סעיף 4(א) לחוק המכר קובע כי הוראותיו יחולו על מכר של מיטלטלין, ובשינויים המחויבים, גם על מכר של מקרקעין וזכויות. עם זאת, סעיף 4(ב) לחוק המכר מסייג תחולה זו ומוסיף כי "הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון...". מכאן תמצית טענתם של התובעים להסגת הוראת סעיף 34א לחוק המכר מפני דיני הקניין הרוחני בכלל, ודיני הפטנטים בפרט.
בהקשר זה ביקשו התובעים להסתמך על פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 4630/06 שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ (פורסם בנבו, 8.7.2012) (להלן – עניין שפר). באותו עניין עמד השופט (כתוארו דאז) ח' מלצר על מהותה של תקנת השוק:
"תקנת השוק" מגלמת את הפיתרון שמצא המחוקק הישראלי לדילמה הסבוכה ורבת הפנים של דרך ההתמודדות עם הקונפליקט שבין רוכש נכס בתום לב לבין אדם שמכירת הנכס פוגעת בזכויותיו לגבי הממכר (ראו: איל זמיר חוק המכר, תשכ"ח-1968 690-679 (1987) (להלן: זמיר: חוק המכר). היא מעניקה עדיפות לביטחון המסחר על-פני הגנת זכויות הקניין, וזאת בהתקיים התנאים המנויים בסעיף ...
"תקנת השוק" עניינה איננו במכר של זכויות היוצרים עצמן, שכן אלו אינן משום "נכס נד", אלא יכולה לסייע בשאלת תוצאתה של רכישה של עותק מיצירה המוגנת בזכות היוצרים. פועלה של תקנת השוק הוא שהקונה, העומד בתנאי סעיף 34 לחוק המכר רוכש לא רק הגנה מפני תביעתו של בעל הזכות המקורי, אלא זכות קניין מלאה בנכס, שהיא נקיה "מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת" (ראו: זמיר, 713). שאלה נפרדת (שנדון בה בהמשך) היא האם אותה "זכות אחרת" כוללת אף זכויות קניין רוחני (עיינו: זמיר: חוק המכר 714)".
[עניין שפר, פסקה 39]
19. השאלה האם תקנת השוק שקבועה בסעיף 34 לחוק המכר חלה על קניין רוחני טרם הוכרעה באופן ברור בפסיקה ובספרות. מורכבות הדברים עלתה בעניין שפר, בהתייחס ליחס שבין זכות יוצרים לבין תקנת השוק:
"חילוקי דעות בעניין זה נתגלעו הן בפסיקה הן בספרות. כך לדוגמה, גרס כב' השופט א' שטרוזמן בת"א (מחוזיים ת"א) 14797/94 Polygram International Music B.V. נ' דרורי (לא פורסם, 16.3.95) כי חוק זכויות יוצרים הוא חוק מיוחד הגובר על תקנת השוק, והוא מקנה לבעל הזכויות את זכות הבעלות בנכסים המפרים. כב' השופט ד"ר ע' בנימיני (שהוא שנתן אף את פסק הדין, מושא הערעור כאן) הבהיר בת"א 1476/96 Microsoft Corporation נ' אפקלר שיווק מחשבים (1987) בע"מ (פ"מ תשס"ד (1) 636) כי הזכות של בעל זכות הקנין הרוחני, למנוע את השימוש או השיווק של מוצר מפר (ככל שמקור המוצר איננו בו עצמו) היא "מוחלטת ונגזרת מזכות הבלעדיות המונופוליסטית המוענקת לו בחוק" (שם, בעמ' 667). עמדה שונה, שלפיה קיימת תחולה לתקנת השוק, השמיעו כב' סגן הנשיא, השופט י' זפט, בהחלטת הביניים בתיק זה (בת"א (מח' –ת"א) 2267/00 מתאריך 2.11.00), וכב' סגן הנשיא, השופט י' צור בת"א (שלום-י"ם) 11080/03 חברת Click נ' רו-דן אופנה בע"מ (לא פורסם, 6.10.05)). אף בספרות המשפטית נחלקו הדעות: המלומד טוני גרינמן גורס כי תקנת השוק נוצרה כדי להסדיר את המסחר בנכסים שאינם נושאים זכות של קניין רוחני, אלא הסדרת המסחר בנכסים הנושאים פגם בזכותו של המוכר בנכס עצמו. ביסוס לכך הוא מוצא בעובדה שיצרן פיראטי יכול ליצור מאות או אלפי עותקים פיראטיים של יצירה מוגנת ולהכניס אותם לצינורות השיווק הרגילים, אז עולה החשש כי בעל זכות היוצרים לא יוכל לאכוף את זכותו כלפי רוכשי העותקים הללו (ראו: גרינמן זכויות יוצרים 591-592). פרופ' מיגל דויטש, סבור מנגד כי אין קושי להחיל את יסודות תקנת השוק במיטלטלין גם על נכס מוחשי, המפר קניין רוחני. לגישתו, סעיף 7 לחוק זכויות יוצרים לא נועד למנוע את תחולת תקנת השוק ואין הצדקה להעצים את זכותו של בעל הקניין הרוחני בנכס המוחשי – מעבר לזכות רגילה של בעל קניין מוחשי (ראו: מיגל דויטש, קניין, כרך ד', 207-206 (בורסי, 2007); מיגל דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר 85-86 (נבו הוצאה לאור, 2002)). דעה דומה משמיעה גם המלומדת שרה פרזנטי, הגורסת כי אין למעשה סתירה בין הוראות החוק השונות: לשיטתה סעיף 7 לחוק זכויות יוצרים מתמצה בקביעת זכות הבעלות הראשונית בעותקים המפרים, אך אין משמעו שאין מי שיוכל לגבור על זכותו של הבעלים המקורי. היא מטעימה כי כל מסקנה אחרת תוביל לתוצאה "אבסורדית", לשיטתה, שלפיה יוכלו הבעלים להוציא את העותקים המפרים מכל צרכן פרטי שקנה את העותקים ..."