[עניין שפר, פסקה 42]
20. בסופו של יום, הוכרה בעניין שפר תחולה חלקית ומצומצמת של תקנת השוק - על רכישה של מילונים אשר מוגנים בזכויות יוצרים, באופן ש"רוכש הקצה" לא נדרש להשיבם. אולם, מאידך נקבע כי חל איסור לבצע פעילות מסחרית במילונים אלה וכי תקנת השוק לא תחול על פעילות שכזו [עניין שפר, פסקאות 47-45]. תוצאה זו לכאורה אינה תומכת בעמדתן של הנתבעות, אשר מבקשות להיבנות מקיומה של תקנת השוק שתאפשר להן לעשות שימוש מסחרי בפטנט 370.
ברם, את ההלכה שנקבעה בעניין שפר יש לאבחן מענייננו בשני נושאים מהותיים.
הראשון – קיומו של דבר חקיקה ספציפי אשר קבע הסדר ייחודי בעניין זכות יוצרים [להרחבה, ראו: ארז שחם ונועם שר "כלל הערבוב: הכרעה בתחרות בין בעל זכות קניין רוחני שזכותה עורבבה במוצר לבין רוכש מוצר" משפט ועסקים ט 113, 132 (2008) (להלן – שחם ושר)]. כך, סעיף 60(ג) לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – חוק זכויות יוצרים) דוחה מפורשות את תחולת תקנת השוק על שימוש מסחרי בעותקים מפרים:
"60. (א) בסיום הדיון בתובענה על הפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשפט להורות על –
(1) השמדת עותקים מפרים או עשיית כל פעולה אחרת בהם;
(2) העברת הבעלות בעותקים המפרים לידי התובע, אם ביקש זאת, ורשאי בית המשפט, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש בעותקים המפרים, לחייבו בתשלום, כפי שיקבע.
[...]
(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לעניין עותק מפר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את זכות היוצרים, והכל בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968, ואולם אם הוראות הסעיף האמור חלות עליו, לא ישתמש אותו אדם בעותק המפר לשם מסחר בו"
השני – הנסיבות בעניין שפר עסקו בתקנת שוק "רגילה", כפי שזו מוסדרת בסעיף 34 לחוק המכר. מאידך, בענייננו מכירת פטנט 370 נעשתה במסגרת הליכי חדלות פירעון של פוליאון, תחת חסותו של בית המשפט של פירוק.
21. העולה מן האמור לעיל הוא שאין בהלכה שנפסקה בעניין שפר כדי לשלול את טענת הנתבעות לתחולת הוראת סעיף 34א על מכירת פטנט 370 בעסקת הרכישה, הן מאחר שבחוק הפטנטים אין הוראה מקבילה לזו של סעיף 60(ג) לחוק זכויות יוצרים והן מאחר שעסקינן בנסיבות בהן המכר מתבצע על יד רשות.
נראה אפוא, שהפתרון לשאלת תחולתו של סעיף 34א לחוק המכר על דיני הפטנטים כרוך בהכרעה מהו הדין שיש להעדיף – האם את דיני חדלות פירעון, שיגנו על הרוכש מידי הרשות, או שמא את דיני הפטנטים שיגנו על בעל האמצאה?