12. הבסיס הנורמטיבי לענייננו מצוי בסעיף 39 לפקודה, שכותרתו "מחיקת סימן":
"39. (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.
(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."
13. עילת חוסר תום הלב, עליה נסב ענייננו, מצויה כאמור בסעיף 39(א1) לפקודה. סעיף זה נוסף לפקודה במסגרת תיקון מס' 1 משנת 1999 לפי החוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999 (להלן: התיקון). מטרתו של התיקון, כפי שמצוין בסעיף 1 לתיקון, היא "להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods – (TRIPS))" (להלן: הסכם הטריפס). במסגרת החוק, לבד מהוספתו של סעיף 39(א1), בין היתר הוכרה ההגנה על "סימן מסחר מוכר היטב", שהוגדר כסימן שבבעלותו של אזרח או תושב מדינה החברה בארגון הסחר העולמי, אף שהסימן אינו רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל (ראו סעיף 1 לפקודה; להרחבת שילובו של הסכם הטריפס בפקודה בהקשר זה ראו ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 878 (2004); וכן דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ה"ח 2819 (להלן: דברי ההסבר)).
14. עוד בטרם תיקון הפקודה קבע בית משפט זה כי רישום סימן מסחר מתוך כוונה להנות שלא כדין ממוניטין בינלאומי של מוצר או שירות המשווק מחוץ למדינת ישראל הינו שימוש בלתי הוגן:
"השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עוצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין. השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות – ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין שעליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר." (עניין ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276, 282 (1998) (להלן: עניין קרדי); וראו גם: בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' THE H. D. LEE COMPANY, כב(2) 189, 192 (1968) (להלן: עניין מתפרת הדרום); בג"ץ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, לט(2) 148, 156 (1985) (להלן: עניין אורלוגד); ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, [פורסם בנבו] בפסקה ל"ה (30.4.2007)).