15. בעקבות חקיקת התיקון, וכמו יתר החברות בהסכם הטריפס, מעניקה ישראל הגנה לסימן מסחר שאינו רשום בישראל ובלבד שהינו "מוכר היטב" בישראל (ראו עניין אבסולוט). בדברי ההסבר לסעיף 39(א1) מצוין כי "התיקון המוצע לסעיף 39 לפקודת סימני מסחר מחיל את סעיפים 22(3), 23(2) להסכם טריפס, ואת סעיף 6bis(3) לאמנת פריז". בעוד שבאמנת פריז (בשמה המלאParis Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883), אליה מפנים דברי ההסבר לתיקון, מצויה עילת תום הלב בפרק העוסק בסימני מסחר מוכרים היטב, בפקודה הישראלית מנותקת עילת תום הלב מהקשר סימני המסחר המוכרים היטב. זאת, בדומה לסעיף 3.2(d) לדירקטיבה האירופית 2008/95/EC (Directive of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) שקובע כעילה לסירוב או ביטול סימן כי "the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant.". כך גם סעיף 3(6) ל- Trade Marks Act 1994 האנגלי, המבוסס על הוראת הדירקטיבה האירופית, שקובע כי:
"A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith."
16. הנה כי כן, לשון הסעיף אינה דורשת כי הסימן הנדון יהיה "סימן מסחר מוכר היטב" על מנת לקבוע כי עסקינן ברישום "שלא בתום לב". משמעותו של הביטוי "תום הלב" נקבעת אפוא בהתאם לתכלית החקיקה ומטרתה (אהרן ברק שיקול דעת שיפוטי 472 (1987)). ובענייננו, בהתאם לתכליותיו של דין סימני מסחר: האחת, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון, והשנייה, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר (ראו ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' יאסין, [פורסם בנבו] בפסקה 8 (27.8.2012); עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה א 8 (מהדורה שלישית, 2010) (להלן: פרידמן). בתוך כך, אחת ממטרותיו המרכזיות של מבחן תום הלב בהקשרנו היא למנוע ניסיון להשתלט או למנוע שימוש בסימן על ידי בעליו המקורי, במקרה בו בעל הסימן טרם החל לפעול במדינת ישראל (פרידמן, בעמ' 658; לסקירת שימושים שונים בעילת תום הלב ראו רע"א 9711/17 Chain Stores of Izhiman Coffee נ' מאזן אזחמיאן, [פורסם בנבו] בפסקה 8 (1.2.2018)).
17. המערערים טענו כי אף אם היו מודעים לקיומה של הרשת הבינלאומית, מכיוון שהרשת לא פעלה בישראל, השימוש בשמה לא קידם את עסקיהן, ועל כן אין לקבוע כי פעלו שלא בתום לב. לתמיכה בטענתם מפנים המערערים להחלטת הרשם בהתנגדות לרישום סימן מסחר 142266 ענק האופטיקה בע"מ נ' ANTAS GESTAO E INVESTIMENTOS LDA [פורסם בנבו] (2.5.2004) (להלן: עניין ענק האופטיקה). באותו עניין, קבע הרשם כי אין לקבל את התנגדותה של חברה פורטוגזית לרישום סימן המסחר "No Limits" על ידי חברה ישראלית, מאחר שהחברה הפורטוגזית לא פעלה בישראל ולכן אינה זוכה למוניטין בישראל. זאת, תוך הפנייה להחלטת ה-Court of Appeals for the Federal Circuit האמריקאי בעניין Person's (Person's Co., Ltd. v. Christman, 900 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1990)) (להלן: עניין Person's). [ראוי להעיר כי עניין ענק האופטיקה עסק בהתנגדות לרישום סימן מסחר, ובגדרי החלטתו בחר הרשם שלא להכריע בשאלה האם עילת ביטול סימן המסחר בשל העדר תום לב עשויה להוות גם עילה לפסלות בטרם הרישום, וזאת משסבר כי הבקשה שלפניו אינה נגועה בחוסר תום לב. כמו כן, באותו עניין, בניגוד לענייננו, נקבע כי אין המדובר בטובין מאותו הגדר, מה שמפחית מהחשש להטעייה (פרידמן, בעמ' 396-395)]. בעניין Person's נדון מקרה בו הנתבע התוודע לסימן המסחר Person's לסימון ביגוד בעת שהותו ביפן, ובחר לחקות אותו בשובו לארה"ב. בית המשפט דחה את תביעתה של החברה היפנית בקבעו כי מאחר שלחברה היפנית לא היה מוניטין בארה"ב, לא ניתן להוכיח כי הסימן הועתק בכוונה להנות מהמוניטין של החברה היפנית.