לצרכי ההליך הנוכחי די לומר כי טיעון דילול מוניטין לא עלה מפורשות וכי במתכונת בה התנהל ההליך, אין תשתית ראייתית או משפטית לבחינת קיומה של עילה של הנתבעת כלפי התובעת למעט לפי פקודת סימני המסחר (עילה שנדונה לעיל).
סיכום
68. מן המקובץ עולה כי התובעת רשאית למכור מחדש מוצרים אותם רכשה כדין. היא אף רשאית לבצע מכירה שאיננה של המוצר בכללותו אלא של חלק הימנו. התובעת רשאית לעשות שימוש בסימני מסחר של הנתבעת לצורך ציון העובדה שמוצר הנתבעת שימש כמרכיב עיקרי, אם לא יחיד, של תוכן הבקבוקון ולשם זיהוי. במקביל, השימוש צריך לשקף באופן ברור יותר את מצב הדברים כהווייתו ואת העדר הקשר של הנתבעת לתובעת ולפועלה.
פסיקה זרה אליה הפנו הצדדים
69. שני הצדדים ציינו כי אין פסיקה ישראלית הנוגעת לסוגיה שבמוקד הדיון והפנו לפסיקה זרה.
התמונה המשפטית בעניין משפט משווה לא נפרסה באופן מלא. בכלל האמור, פסיקה הובאה ללא חקיקה קונקרטית אליה היא מתייחסת ועליה היא נסמכת. יש גם לזכור את הזהירות בה על בית המשפט לנקוט בעת שימוש במשפט משווה (רע"א 5267/09 H.Lundbeck A S נ' אוניפארם בע"מ (15.3.2010), סע' 72). הפסיקה הזרה לא היוותה נדבך ממשי בהכרעה.
70. לנוכח הטיעון ולשם השלמת התמונה יוזכרו מספר הכרעות זרות מרכזיות אליהן הפנו הצדדים. ותחילה, פסק דינו של בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין Coty.
71. עניין Coty עסק אף הוא במקרה בו בעל דין (שם – הנתבע) רכש בושם מקורי ומכר אותו בבקבוקים קטנים. הנתבע היה נכון לשים על הבקבוקים הצהרה לגבי העדר הקשר בין הנתבע ליצרן הבושם (הצרפתי) ולגבי הביקבוק מחדש בניו יורק. בית המשפט לערעורים הפך החלטה של ערכאה ראשונה וסבר כי לאור עדינותו של בושם, חשש ממהילה והאפשרות שאיכותו תפגע במהירות, ולפי שהיצרן אינו אמור לפקח על התהליך, אין לאפשר לנתבע לעשות שימוש בסימני המסחר אלא במקרה בו נעשה שימוש בבקבוק המקורי בו נמכר ע"י היצרן הצרפתי.
בית המשפט העליון בארצות הברית הפך את החלטת בית המשפט שלערעור והחזיר על כנה את הכרעת הערכאה הראשונה. בית המשפט קבע כי מכוח בעלותו רשאי הנתבע להרכיב ולשנות את המוצר שקנה והוא רשאי גם לחלקו ולמכור אותו בחלקים. צוין כי הגנת סימן מסחר אוסרת רק על שימוש בסימן באופן המטעה את הציבור ועלול לייחס לבעלי הסימן מוצר שאינו שלו (ובכך לפגוע בשמו הטוב). הנתבע רשאי לציין עובדות ורשאי לציין כי מוצר ממותג כלול במוצר שהוא מוכר עתה. העובדה שמוצר כמו בושם הוא עדין ועלול בקלות להתקלקל (או להיות מזויף), איננה משנה מצב דברים זה. עוד ציין בית המשפט כי אם פעולת הביקבוק מחדש גורמת לפגיעה באיכות הבושם ואם כתוב מי הוא הגורם המבצע את הביקבוק מחדש, הרי שהציבור עתיד לדעת על כך, עם או בלי "עזרת" היצרן המקורי.