לא יכול בעל דין לטעון כי סימן מסחר חיוני עבורו ובד בבד כי אין בהמשך השימוש בו כדי לפגוע בצד שכנגד בהיותו "מוגבל בשימוש"

בעלת בית המלון American Colony ובעלת סימן מסחר רשום Colony טענה כי היא גם בעלת זכויות בסימן המסחר "אמריקן קולוני" על אף שזה אינו רשום והגישה וזכתה בבית המשפט המחוזי בתביעה כנגד חברה המבקשת להקים מלון תחת השם Jerusalem Colony.   החברה המבקשת להקים את המלון החדש פנתה לבית המשפט העליון בבקשה לאפשר לה להשתמש בשם עד להכרעה בערעור העיקרי.

בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי קיימות סתירות בטיעוני המבקשת אשר מחד, טוענת כי עיכוב הביצוע לא יפגע כלל במשיבה נוכח היות השם "ג'רוסלם קולוני" מוגבל ומאידך; טוענת כי השם חיוני לה מאד. כן, דחה בית המשפט העליון את טענת המבקשת ולפיה אם צו המניעה הקבוע ייותר בתוקפו, אזי תהא היא מחוייבת לשנות את שם הפרוייקט, דבר אשר יסב לה נזקים, במידה והערעור בתביעה העיקרית יתקבל והשם הקיים יוחזר על כנו. בית המשפט קבע, כי הטיעון תמוה ובלתי מוסבר (ואף לא הוכח כלל).

עוד, מציין בית המשפט הנכבד כי המבקשת ציינה בבקשתה כי היא מעוניינת לכנות את הפרוייקט בשם Jerusalem Colony בהתאם למיקום המלון. אלא שהמלון ממוקם במושבה הגרמנית, ועל כן, ממילא, יש הטעיה בשם Jerusalem Colony.