מבחן סוג הסחורות טיב הלקוחות וצינורות השיווק
41. רישומו של סימן מסחר מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן עבור כל פרטת הסחורות לגביהן הוא נרשם. רישומו של הסימן המבוקש נתבקש עבור סחורות בסוגים 3, 14, 25. המתנגדת הינה בעלת הזכויות בסימנים 293861, 14193 ו- 259271 שנרשמו בין היתר לגבי טובין מסוג 14. לעניין זה, המתנגדת הגישה את התנגדותה לרישום הסימן המבוקש בסוג 14 בלבד.
42. עיון בפרטות הסימנים הרשומים של המתנגדת ושל הסימן המבוקש לרישום מעלה כי קיימת חפיפה מלאה בין הסימנים בסוג 14 לגבי שעונים ומכשירים כרונומטרים, חלקים ואביזרים לשעונים, לכן יש להסיק כי מדובר בסוג סחורות דומה עד זהה.
43. לעניין ערוצי השיווק, בהתאם לטענות הצדדים והראיות שהוגשו בתמיכה להן נראה כי אין כל חולק כי הצדדים להליך מפיצים את מוצריהם באופן מקביל בחנויות ייעודיות למכירת שעונים איכותיים ואלגנטיים, תכשיטים ומוצרי יוקרה בעיצובים ייחודיים; כפועל יוצא מכך נגזרת אף זהות הצרכנים הדומה. עליי לקבוע אם כך, כי קיימת זהות במבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וערוצי השיווק.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
44. המבחן השלישי הוא מבחן יתר נסיבות העניין שאליו צורף מבחן ההיגיון והשכל הישר. במסגרתו נבחנים שיקולים שונים, מסחריים ואחרים, שלא נדונו במסגרת המבחנים הקודמים כדי לענות על השאלה האם הציבור עלול לייחס את מקור הסחורה תחת הסימן המבוקש לבעלת הסימן הרשום.
45. בענייננו על אף הזהות בסוג הסחורות, סוג הלקוחות וצינורות השיווק אני סבורה שבשל אופי הסחורות עליו מעידים הצדדים אין חשש ממשי להטעיה; . כאמור הסימנים נרשמו עבור שעונים; שעונים מטבעם אינם מוצרים הנרכשים ברמה יום יומית מבלי לתת את הדעת למקורם.
46. הן המבקשת והן המתנגדת מעידות על כך שהן מתייחדות בייצור סחורה משובחת, אלגנטית ויוקרתית (סעיף 1 לסיכומי המבקשת וסעיף 3 לסיכומי המתנגדת) מתוך כך יש להסיק כי מדובר בתחום מוצרי יוקרה בו באופן טבעי הרכישות נעשות בצורה מדודה וקפדנית; ראוי וסביר כי בעת הרכישה הקונה ייתן את דעתו לסוגי השעונים, איכותם ומיתוגם. בעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 5066/10 שלמה אנג'ל נ' ברמן בע"מ (פורסם בנבו, 30.5.2013) (להלן: "עניין ברמן"):
"כך ככל שמדובר במוצר יקר ואיכותי יותר ובחוג לקוחות מתוחכם יותר, תגבר הנטייה לייחס לצרכן ערנות ויכולת הבחנה דקה בבואו לרכוש את המוצר המדובר"
47. יצוין, כי אף אם לא היה מדובר בשעוני יוקרה ממותגים עדיין היה ניתן להסיק כי במקרה דנן, שעה שאין עסקינן במוצרי מדף זולים, הקונה היה שם לב למקור הטובין ושיוכם ובוחן את הסימן בהקפדה או אף בודק את מקור הטובין על ידי פניה למוכר. העובדה ששעוני המתנגדת כוללים את הכיתוב "LONGINES" שהוא בגדר סימן מוכר וידוע המייצג את מקור הטובין, מפחיתים אף הם את החשש להטעיה היות שהלקוח המיודע אשר חפץ לרכוש את שעוניה של המבקשת יבחין היטב שהשעון שהוא רוכש אינו נושא את סימן הבית המוכר והידוע. ויודגש, חשש להטעיה הינו חשש סביר שהמצג של המבקשת יגרום לצרכן להתבלבל ולרכוש מוצר של המבקשת בעוד שהוא סבור שהוא רוכש מוצר של המתנגדת (ראו לעניין זה סעיפים 24-25 בעניין ברמן). במקרה שלפני לאור אופי הסחורות וקהל הלקוחות אני סבורה כי חשש להטעיה זה קטן.
48. אין בידי לקבל את טענת המתנגדת כי העובדה שהסימן מוצג בדרך כלל בצורה מוקטנת על השעונים מגבירה את החשש לדמיון בין הסימנים ולהטעיית הציבור בין מקורות הטובין השונים (סעיף 9.3 להודעת ההתנגדות וסעיף 20 לתצהיר המתנגדת); סבורני כי אין במידת גודלו של הסימן על השעון כדי להשפיע על מידת הסיכוי להטעיה בין הסימנים, וממילא המתנגדת לא הציגה כל ראיה שתתמוך בטענתה זו. כמו כן, לסימן המסחר ישנה חשיבות רבה בדרך הפרסום והשיווק שלו ותודעת של הציבור לגביו. יתרה מכך, ככל שיש משמעות לגודל הסימן על השעונים הרי יש בכך לחזק את קביעתי כי החלק הדומיננטי בסימן הוא הכיתוב.
49. גם בטענתה של המתנגדת כי המבקשת משתמשת בפועל רק בצורת הכנפיים בחלק מדגמי שעוניה ובכך מגבירה את סכנת ההטעיה בין הסימן המבוקש לסימן הכנפיים אין כל ממש. ראשית קיימים הבדלים מובחנים בין צורת הכנפיים של הסימן המבוקש לסימן הכנפיים ללא הצורך בהתמקדות בחלק המילולי של הסימן המבוקש. בענייננו לצורך בחינת החשש להטעיה הדגש הוא על הצורה בה מופיעים הסימנים בפנקס סימני המסחר ולא כפי שנעשה בהם שימוש בפועל. (ראו התנגדות לרישום סימן מסחר 257485 Sociedad Anónima DAMM נ' HIJOS DE RIVERA, S.A, 68 (נבו 23.01.2019)) כך גם בענייננו.
50. טענת המתנגדת כי המבקשת עושה שימוש בסימן בחלק נכבד משעוניה תוך הפרדה בין הרכיב המילולי לרכיב הגרפי יש לטעמי, כדי להעיד כי לא היה בבחירת הסימן המבוקש כדי ניסיון לרכוב על המוניטין של המתנגדת בסימן הבית ואף לצמצם את החשש להטעיה. (ראו לעניין זה החלטה בעניין בהתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 283359 eBay Inc CARBAY נ' קל אוטו שירותי מימון 1998 (נבו 29.01.2019) (להלן: "עניין eBay") שם נקבע כי באופן השימוש בפועל בסימן המבוקש יש כדי להשפיע על מידת החשש להטעיה כמו כן בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 574852 (מעוצב) "ESTRELLA GALICIA", Sociedad Anónima DAMM נ'HIJOS DE RIVERA, S.A. סעיף 79 נקבע כי: "כאשר בוחנים את קיומו של חשש הטעיה, אם ידוע מהו השימוש שמתכוון מבקש הרישום לעשות בסימן בפועל יילקח דבר זה בחשבון, ככל שהוא מגביר את החשש להטעיה, אולם ההפך אינו נכון.")
51. כאמור, המבקשת הציגה בראיותיה רישומים של סימני מסחר שונים בדמות כנפיים עבור שעונים. רישומים אלה מעידים כי השימוש בדמות כנפיים הינו שימוש מקובל. לפיכך לטעמי אין מניעה לרשום את הסימן המבוקש השונה מסימני המבקשת בצורת הכנפיים זאת בעיקר בשים לב לעובדה כי סימן הכנפיים מופיע עם כיתוב ברור ומובחן המהווה חלק דומיננטי בסימן. יפים לעניין זה דבריו של כבוד הרשם (בתוארו אז) קלינג בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 190755 The Iams Company נ' Hunter Group Ltd. Part (פורסם בנבו 17.06.2012) שם נדחתה התנגדות לרישום סימן הכולל טביעות רגלי בע"ח יחד עם כיתוב מובחן בין היתר בנימוק זה (החלטה זו אושרה בפסק דינו של כבוד השופט הבכיר גינת ב עש"א (מחוזי ת"א) 3066-09-12 The Iams Company נ' Hunter Group Ltd. Part ( פורסם בנבו 11.02.2015).
"משמצויים עיצובים דומים נוספים לאט ניתן לפסול על פניה את השאלה האם מדובר בסימן מקובל במסחר בתחום זה (והשוו להתנגדות לרישום סימן מסחר 134,600 (דמות פרה) Kraft Foods Scweiz Holdings AG נ' עלית תעשיות בע"מ, (2006), פורסם בנבו, שם נדונה ההשוואה בין דמויות פרות ביחס למוצרי שוקולד דומים). בהעדר שלילה של ההנחה שמדובר בעיצוב מקובל לתחום, אין מניעה לקיומם של עיצובים שונים נוספים להם הבדלים כגון אלה שעליהם עמדנו לעיל, וזאת במיוחד מקום בו הם באים יחד עם מלה ייחודית בעלת עיצוב משלה לה חלק משמעותי מכלל מראה הסימן... כאשר מדובר באלמנט עיצובי מקובל לתחום הרי שהזהירות שיש לנקוט בהענקת זכות בלעדית בו תהא דומה לזהירות שיש לנקוט עת שוקלים מתן זכות בלעדית במלה מילונית"
52. הפעלת מבחני הדמיון כפי שפורטו לעיל, מובילים אותי למסקנה כי במקרה זה אין הסימן המבוקש דומה לסימניה הרשומים של המתנגדת עד כדי שיש בו להטעות כדרישת סעיף 11(9) לפקודה. משנקבע כן איני נדרשת לטענת המתנגדת בנוגע לאי כשירות הסימן על פי סעיף 8(א) לפקודה בשל הדמיון לסימני המתנגדת.
עילות אי הכשירות בהתאם להוראות סעיפים11(13) ו-11(14) לפקודה
53. סעיפים 11(13) ו- 11(14) לפקודה עוסקים בסימני מסחר מוכרים היטב. מבלי לבחון את השאלה האם סימני המתנגדת הינם סימני מוכרים היטב כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה, אני סבורה כי אפילו היה מוכח כי סימני המתנגדת הם סימנים מוכרים היטב אין בסעיפים אלה כדי למנוע את רישומו של הסימן המבוקש.
54. סעיף 11(13) לפקודה עניינו אי כשירות לרישום סימן אשר זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. היות שקבעתי לעיל שהסימן המבוקש אינו דומה עד כדי הטעייה אינני נדרשת כלל לעילת אי כשירות זו.
55. באשר לסעיף 11(14) לפקודה שעניינו אי כשירות לרישום של סימן הזהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב ורשום. פרשנותו של סעיף זה כפי שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון היא שהסעיף זה חל רק כאשר עסקינן בטובין שאינם באותו הגדר (ראו לעניין זה סעיפים 53-61 בהחלטה בעניין eBayוההפניות שם). היות שבעניינו מדובר על טובין מאותו הגדר גם סעיף זה לא חל בענייננו.
סעיף 11(6) לפקודה- עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר ודילול סימן המתנגדת
56. בשולי טענותיה סברה המתנגדת כי הסימן המבוקש נבחר שלא בתום לב וכי המבקשת פעלה כדי לרכוב על המוניטין של המתנגדת ולדלל אותו.
57. סעיף 11(6) לפקודה אוסר את רישומו של סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כדלקמן:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"
58. מהראיות שהוצגו איני יכולה ללמוד כי בחירת הסימן על ידי המבקשת נעשתה בחוסר תום לב. המתנגדת מבססת את טענתה זאת על הדמיון בין הסימנים באומרה: "הדמיון בין הסימנים על כלל היבטיו מחייב את המסקנה כי למבקשת יש אינטרס לרכוב על המוניטין ולהידמות לסימן המתנגדת" (סעיף 77 לסיכומי המתנגדת). היות שקבעתי כי הדמיון בין הסימנים אינו עולה לכדי הטעיה שומט הדבר את הקרקע ממסקנת המתנגדת ומחזק את עמדתי לפיה בחירת הסימן לא נועדה כדי לרכוב על המוניטין של המתנגדת ואינה מהווה תחרות בלתי הוגנת.
59. באשר לטענת דילול המוניטין שמעלה המתנגדת, הספרות והפסיקה דנה בדוקטרינת הדילול ביחס לסימני המסחר המוכרים היטב המקנה לסימנים אלה הגנה רחבה יותר במטרה להגן על המוניטין והתדמית החיובית שדבקה בסימן המוכר היטב, להבדיל מן הסימן עצמו (ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardi & Company Limited, נב(3) 276 (1998), פסקה 12).
60. הראיות שלפני אינן מעידות על היקף נרחב של שימוש, פרסום וחדירה לשוק המקומי של סימן הכנפיים ואינן עומדות ברף הגבוה הנדרש על מנת לקבוע כי סימן הכנפיים כשלעצמו וללא הכיתוב "LONGINES" הינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל. גם לגבי סימן הבית וכן הסימן LONGINES"" לא עמדה המתנגדת הרף הנדרש להוכחת היות הסימנים מוכרים היטב. יחד עם זאת נראה כי הסימן המילולי "LONGINES" הוא סימן מוכר וידוע אשר מזוהה עם המתנגדת וניתן להגדירו כסימן מוכר היטב בישראל בהקשר של שעונים זאת מידיעה שיפוטית. לעניין היותו של סימן מסחר מוכר היטב מכוח ידיעה שיפוטית ראו החלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 286199 ROBERT BOSCH GMBH נ' אוהב ציון בע"מ (פסקה 58) [פורסם באתר הרשות] (12.2.2019).
61. כאמור, צרכן המעוניין לרכוש שעון איכותי ייתן את דעתו לשם המותג או החברה שייצרה את השעון ונתנה עליו את "תו האיכות" שלה שהוא לדעתי הכיתוב "LONGINES" שהוא גם סימן מוכר וידוע. סבורה אני כי העדר הדמיון בין הכיתוב "LONGINES" ל- "IRON ANNIE" בסימן המבוקש שולל את האפשרות לקשר בין שני הסימנים ולכן נשללת האפשרות לדילול המוניטין של המתנגדת בסימן זה.
62. כמו כן, אין להתעלם מן העובדה כי מתקיים לדברי המבקשת "דו קיום" ברחבי העולם בין הסימן המבוקש לסימניה של המתנגדת ביחס לטובין מסוג 14, כך למשל בארצות הברית, גרמניה, אוסטרליה והאיחוד האירופי. (סעיפים 18 ו-19 לתצהיר בירק). גם מטעמים אלו יש כדי ללמד כי המוניטין של המתנגדת בסימניה לא יישחק כתוצאה מרישומו של הסימן המבוקש.
63. ברקע הדברים אציין כי התנהלו הליכי התנגדות מקבילים לרישום הסימן המבוקש בטורקיה (מיום 4.1.2019) ואירופה (מיום 8.7.2021) שנדחו משלל סיבות ועיקרן הוא כי לא מתקיים דמיון מטעה בין הסימנים כאשר הם כוללים את הרכיב המילולי.
64. גם בטענה כי המבקשת לא עושה שימוש בסימן אין ממש. רישום של סימן אינו מותנה בשימוש בו. אלא לצורך הוכחת אופי מבחין נרכש כהגדרתו בסעיף 8(ב) לפקודה, דבר שהמבקשת לא נדרשת לו לאור עילות ההתנגדות.
סעיף 11(5) לפקודה– תקנת הציבור
65. סעיף זה דן בתקנת הציבור המגלמת אינטרסים הרחבים מאלו של בעל הסימן. במקרים חריגים בלבד תישלל זכותו של סימן מסחר להירשם בהתבסס על סעיף 11(5). כפי שהוסבר בסעיף 68 בהחלטת כבוד סגן הרשם (כתוארו אז) נח שלו שלומוביץ בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 146483 FARMABAN S.A. נ' BSN medical Gmbh & Co. KG (פורסם בנבו, 4.12.2005):
"השימוש בטיעון של תקנת הציבור, נועד הוא על מנת להביא בפנינו מקרים אשר יהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקול המסחרי הרגיל, אלא לעיתים דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בהן. כך למשל: סימנים המביעים אלימות קיצונית, או סימנים שעלולים לגרום לפגיעה בחלקים מסוימים בציבור. כך למשל סימן המעודד שוביניזם, גזענות או פגיעה ברגשות דת עלול להיפסל לרישום מסיבות של "תקנת הציבור". תקנת הציבור תחול גם כאשר קיים חשש מוחשי, כי עקב טעות, הציבור ירכוש דבר מה אשר עלול לסכן את בריאותו"
66. למקרה דנן, אין דבר עם תקנת הציבור. איני רואה לנגד עיני מצב בו גם אפילו הייתה טעות ייפגע הצרכן משמעותית על אחת כמה וכמה, משהסקתי כי אין בענייננו חשש לטעות.
סוף דבר
67. ההתנגדות לרישום סימן מסחר 303602 נדחית בזאת והסימן המבוקש ירשם. מכח סמכותי לפי סעיף 69 לפקודה לפסוק הוצאות בקשר עם ניהול ההליך שהתקיים בפני, ולאור כלל השיקולים הקבועים בדין לפסיקת הוצאותיו של בעל דין, ובשים לב לתקנה 46 לתקנות סימני מסחר וכן לעובדה שהצדדים לא עמדו על זכותם לקיים חקירות נגדיות, הריני קובעת כי המתנגדת תישא בכלל הוצאות המבקשת בסך 17,000 ₪ . סכום זה ישולם תוך 40 יום ממועד מתן ההחלטה, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
ד"ר רויה ישראלי
פוסקת בקניין רוחני
ניתן בירושלים ביום כ"ה אב תשפ"א
03 אוגוסט 2021