בעל מותג בינלאומי מגלה לפתע כי מוצרים הנושאים את שם המותג מופצים בישראל, אך מדובר במוצרים מזויפים שלא יוצרו על ידו או ברישיון ממנו. ניתן כמובן לפנות לרשויות החוק אך אלה לא תמיד מבצעות את תפקידם בקצב הנדרש לכך. בעל המותג רוצה דרך כלל לא רק לקבל פיצוי, אלא גם למנוע את ההפצה של המוצרים המזויפים. האם יכול בעל המותג למנוע את ההפצה בעצמו?
פקודת סימני מסחר קובעת כי בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב (גם אם אינו רשום) רשאי להגיש תובענה על הפרה של סימן המסחר ולבקש במסגרתה צו מניעה ואף תפיסה של המוצרים המזויפים. בית המשפט יוכל בתום ההליך להורות על השמדת המוצרים ולמנוע כל פעולה אחרת בהם. החוק קובע שרק במקרים חריגים יאפשר בית המשפט למפר סימן המסחר לקבל לידיו חזרה את המוצרים, אפילו אם סימני המסחר הוסרו מהם.
פקודת סימני המסחר קובעת גם סנקציות פליליות ובמקרה שהמדינה אינה פותחת בהליכים פליליים ניתן לפתוח בהליך של קובלנה פלילית פרטית – מעין הליך פלילי אותו מנהל אדם (או חברה) במקום המדינה. גם בהליך כזה ניתן לדרוש מבית המשפט חילוט של המוצרים המפרים ואף השמדתם או ביצוע כל פעולה אחרת בהם.
בנוסף, פקודת המכס מאפשרת גם פניה למנהל המכס ולבקש ממנו לעכב את שחרור הסחורה המפרה ולנהוג בה כסחורה מסוג שאסור לייבא אותו לישראל. פניה כזו דורשת קיומו של סימן מסחר רשום בישראל, אך עשויה להיות כלי נוח ומהיר לעצירת יבוא של סחורה מפרה לישראל.
אחת הבעיות המרכזיות של פקודת סימני המסחר היא שהגשת תביעה כספית על פיה דורשת לא רק רישום בישראל של סימן מסחר, אלא גם הוכחת נזק. להבדיל, חוק עוולות מסחריות מקנה הגנה בכל מקרה של "גניבת עין" - מצב בו עסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר ייחשב בטעות כנכס שיש לו קשר לעסק אחר. לצורך עוולה זו לא נדרש רישום סימן מסחר, אך אין ספק שקיומו של סימן מסחר רשום תקל על ההליכים.
במקרה של גניבת עין קובע החוק שורה של כלים משפטיים יעילים ביותר, כקבלת צו מניעה המונע את ההפרה ומינוי כונס נכסים שיוכל לבצע חיפוש ותפיסה של נכסים מפרים (ובמקרה כזה המשטרה תתלווה לכונס הנכסים בביצוע עבודתו, במידת הצורך וככל שיתבקש). החוק מאפשר גם פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ₪ ודרישה למתן חשבונות על ידי המפר כדי שניתן יהיה לאחר מכן לתבוע את מלוא הרווחים שהרוויח מההפרה, אולם עוצמתו המרכזית היא האפשרות לקבל את צווי המניעה ומינוי כונס הנכסים במעמד צד אחד אם ניתן להראות חשש סביר שהשהיה עד לדיון במעמד שני הצדדים עלולה לגרום למבקש הצו נזק חמור או להעלמת הנכסים. גם במקרה זה בסוף התהליך בית המשפט יוכל להחליט על השמדת הנכסים המפרים או ביצוע כל פעולה אחרת בהם.
חשוב לציין, כי ההגנות מפני הפרה של סימני מסחר חזקות ביותר וכל שנדרש להראות הוא קיום ההפרה. טענות של תום לב או העדר כוונה לרמות או להטעות נדחו על ידי בתי המשפט ונקבע שקיום ההפרה מספיק כדי להקים עילה וזכות להגנה.
כך, כדאי לוודא רישום סימן מסחר בישראל כדי לאפשר הגנה רחבה ולהקל על הליכים משפטיים בעתיד. במקרה בו קיים חשש של ממש להפרה של סימני מסחר, חשוב לפעול באופן מיידי וניתן להפעיל כלים רבים כדי למנוע את ההפרה, לרבות פעולה באופן אישי נגד מנהלים של חברה המפרה סימני מסחר. חשוב, כמובן, לפעול בצורה נכונה הואיל ובשל עוצמתם הגדולה של הכלים בתי המשפט מקפידים על הפעלתם התקינה ואי קיום הוראות החוק בדווקנות עלול לגרום לביטול של הצווים שניתנו על ידי בית המשפט.