בפני כבוד השופט רמי אמיר
מבקשת בן שלוש ייבוא וייצוא בע׳׳מ
ע״י ב"כ עו״ד אליס אברמוביץ׳
נגד
משיבה יפאורה – תבורי בע׳׳מ
ע״י ב"כ עוה״ד יוסף יאיר ברגמן ויובל שי
פסק דין
1. האם רשאי פלוני לייבא לישראל ולשווק בישראל מוצר שנרכש כדין בארץ ייצורו, לאחר שנמכר שם כדין על ידי יצרן מקומי בעל הזכויות בסימן המסחר המקומי, וזאת כאשר הזכויות בסימן המסחר הישראלי שייכות לאלמוני, אשר מייצר את המוצר בישראל ומתנגד ליבוא מתחרה כאמור? זו השאלה העקרונית העומדת להכרעתי.
רקע עובדתי וטענות הצדדים
2. התובענה עוסקת במשקה בינלאומי מוכר - משקה מוגז עדין הנמכר בכל העולם תחת המותג Schweppes ("שוופס").
המבקשת, בן שלוש יבוא וייצוא בע"מ ("בן שלוש"), היא חברה העוסקת ביבוא מקביל של מוצרים שונים לישראל. בין היתר, ביקשה בן שלוש לייבא ולשווק בישראל משקאות של המותג שוופס מאוקראינה. בן שלוש רכשה את המשקאות, כך לטענתה, מחברת SUPRIM TRADING LLC, שרכשה את המשקאות ממקורות שונים, אשר רכשו את המשקאות מבעלת הזכויות בסימן המסחר שוופס באוקראינה - European Refreshments Limited .("ERL")
המשיבה, יפאורה-תבורי בע"מ ("יפאורה"), היא בעלת הזכויות בסימן המסחר שוופס בישראל וברשות הפלסטינית. יפאורה מייצרת בישראל ומשווקת בישראל את המשקאות הנושאים את שם המותג שוופס.
יפאורה ביקשה למנוע מבן שלוש לייבא את המשקאות האמורים ולשווקם בישראל, ולפיכך שלחו ב"כ יפאורה מכתב התראה לבן שלוש (נספח ז' להמרצת הפתיחה).
מכאן המרצת הפתיחה שבפניי, במסגרתה התבקש בית המשפט ליתן סעד הצהרתי צופה פני עתיד, לפיו יבוא משקאות כאמור על-ידי בן שלוש הינו כדין, ואין בו כדי להפר את סימן המסחר שבבעלות יפאורה.
ההליך שבפניי שונה מהאופן הרגיל בו ננקטים הליכים העוסקים בטענות להפרת סימני מסחר, בהם בעל הזכויות מגיש תביעת הפרה כנגד היבואנים שמתחרים בו. כאן, לעומת זאת, מדובר בהליך המזכיר במהותו פרה-רולינג, ובמסגרתו מתבקש בית המשפט להורות כי פעולה מסוימת נעשית כדין ואינה מפירה זכויות, וזאת עוד בטרם עשייתה. בענייננו, בן שלוש אמנם ייבאה כמות מסוימת של משקאות לישראל, אולם אלו טרם שווקו לציבור,
והתובענה הוגשה על מנת לאפשר את המשך היבוא ואת השיווק.
לאחר הגשת כתבי הטענות, ולאחר שניסיון גישור לא צלח, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית ביניהם, וויתרו על חקירות המצהירים, כך שהשאלות שנותרו מונחות לפתחי הן שאלות משפטיות בעיקרן.
3. להלן אקדים ואתאר את גלגוליהם במרוצת השנים של המשקה והמותג שוופס, עובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים.
המשקה שוופס הומצא בשנת 1783 על-ידי יוהאן יאקוב שוופה. בשנת 1800 הקים את מפעל שוופס בלונדון, ובהמשך הקים מפעלים נוספים ברחבי העולם. בשלב מסוים עברו הפעילות Schweppes International Limited וסימני המסחר בכל העולם לחברה הציבורית ("קדבורי") "( Cadbury )"(חברת שוופס)". בשנת 1969 התמזגה חברת שוופס עם קבוצת Cadbury Schweppes plc כאשר המותג וסימן המסחר שוופס הועברו לחברה משותפת )"(קדבורי שוופס)" שלב מסוים התפצלה קבוצת קדבורי, והבעלות בסימן המסחר שוופס נמכרה על-ידי קדבורי שוופס לגורמים שונים בעולם, תוך פיצול טריטוריאלי של הבעלות בסימן.
בין היתר, נמכרה הבעלות בסימן המסחר שוופס בישראל מקדבורי שוופס ליפאורה בסוף שנת 2006 , ומאז מחזיקה יפאורה בבעלות בסימן זה בישראל. בהמשך אף רכשה יפאורה את הבעלות בסימן המסחר שוופס בשטחי הרשות הפלסטינית.
כאמור לעיל, ואין מחלוקת, ש-ERL הבעלות בסימן המסחר שוופס באוקראינה נרכשה על-ידי היא הבעלים היום של אותו סימן באוקראינה.
מבנה הבעלות המפוצלת כאמור מעלה את שאלת תחולתה של הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי בסיטואציה של פיצול טריטוריאלי של הזכויות בסימן המסחר, כפי שיובהר להלן.
4. בן שלוש טענה, כי רכישת המשקאות באוקראינה והבאתם לישראל לצורך שיווקם מהווה יבוא מקביל שנעשה כדין; וכי כאשר בעלת הזכויות בסימן המסחר שוופס באוקראינה מכרה את הטובין לגורמים אחרים, יכולים גורמים אלו למכור את הטובין הלאה כאוות נפשם, ואף הרוכשים מהם חופשיים לסחור הלאה בטובין, ובכלל זה לייצאם ישראל.
לגישת בן שלוש, בעלת סימן המסחר באוקראינה מיצתה את זכויותיה ביחס לאותם טובין עם המכירה הראשונה באוקראינה; ולכן, כך לפי הנטען, לא ניתן למנוע כל מכירות נוספות של הטובין בכל טריטוריה שהיא.
יפאורה השיבה כדלקמן:
ראשית, יפאורה כלל איננה יבואנית, אלא יצרנית המייצרת את המשקאות בישראל. לפיכך, היבוא המבוקש על-ידי בן שלוש איננו "יבוא מקביל", שהוא מצב דברים בו הטובין כולם מיוצרים בחו"ל, והם מיובאים ארצה הן על-ידי היבואן המקביל והן על-ידי היבואן הרשמי. שנית, הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי לא חלה בענייננו, שכן זו רלבנטית רק ביחס למכירה נוספת של טובין המיוצרים על-ידי או ברשות אותו גורם, שהוא בעל הזכויות המקומי גם בארץ הייצור וגם בארץ היעד של היבוא. ואולם בענייננו המדובר ביצרנים ובבעלי זכויות שונים – יפאורה בישראל, והיצרן האוקראיני באוקראינה.
עוד טענה יפאורה בחצי פה, ומבלי לפרט, כי המשקאות המיוצרים ומשווקים על-ידיה בישראל שונים במידת מה בהרכבם מהמשקאות המיוצרים באוקראינה על-ידי היצרן המקומי שם, וכי לא מדובר באותם מוצרים; ולפיכך, המוצרים המיובאים על-ידי בן שלוש אינם יכולים להיראות בישראל כמוצרים מקוריים.
לאור כל זאת טענה יפאורה, כי היבוא המבוקש על-ידי בן שלוש מהווה הפרה של סימן המסחר של יפאורה, ואין זהו יבוא מקביל חוקי.
עוד טענה יפאורה להטעיית צרכנים, לגניבת עין ולפגיעה במוניטין, אך הכול קשור מבחינה עובדתית לאותן טענות דלעיל.
שני הצדדים הרחיבו בסיכומיהם לעניין המשפט המשווה בסוגיית היבוא המקביל, תוך הפנייה לפסיקה זרה.
יפאורה אף צירפה לסיכומיה מסמכים הנחזים להיות חוו"ד משפטיות של מומחים משפטיים ממדינות שונות בעולם ביחס לדין הנוהג באותן מדינות – אך זאת שלא כחוו"ד מומחה כדין, מבלי לבקש ולקבל רשות לכך, ותוך חריגה מההסדר הדיוני )שלסיכומים יצורפו קובצי אסמכתאות, שלא תהיינה חקירות של המצהירים, ומבלי שנאמר דבר על
צירוף ראיות נוספות(. מובן כי לא אתייחס לאותן חוו"ד.
דיון והכרעה
5. שקלתי בדברים, ובאתי לכלל מסקנה כי דין התובענה להתקבל.
6. לא הייתה כל מחלוקת בין הצדדים, שיבוא מקביל הוא פרקטיקה מותרת, שדיני הקניין הרוחני אינם חוסמים בעדה; וכן שדיני הקניין הרוחני מכירים בדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי.
כיוון שכך, השאלות היחידות הדורשות הכרעה בענייננו הן אלה:
האחת, האם מדובר בכלל ביבוא מקביל, כאשר בעלת סימן המסחר הישראלי איננה יבואנית, אלא יצרנית המייצרת בישראל את הטובין המשווקים על-ידיה?
השנייה, האם מדובר ביבוא מקביל לגיטימי, כאשר יש שונות מסוימת בין הסחורות המיובאות על-ידי היבואן המקביל, לבין הסחורות הנמכרות על-ידי בעל הזכויות המקומי?
השלישית, מהו הדין כאשר הבעלות הגלובאלית בסימן המסחר מפוצלת מבחינה טריטוריאלית, והאם גם במצב דברים זה חלה הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי?
הרביעית, האם בעלת הזכויות האוקראינית– (ERL) נתנה את הסכמתה ליבוא המקביל על ידי בן שלוש? והאם דבר זה רלבנטי בכלל?
7. באשר לשאלה הראשונה בדבר הגדרתו של "היבוא המקביל".
לטעמי, אין בעובדה שיפאורה מייצרת את המשקאות בישראל כדי להעלות או להוריד דבר בהתייחס לסוגיה של יבוא מקביל. הרעיון העומד בבחינת הלגיטימיות של היבוא המקביל הוא תחרות הזכויות בין הקניין הרוחני לבין חופש עיסוק והתחרות החופשית; בין סימן המסחר המקומי לבין החירות לייבא סחורות מקוריות ולסחור בהן בארץ.
בענייננו, התחרות היא בין זכות הבעלות של יפאורה בסימן המסחר שוופס בישראל מזה, לבין זכותה של בן שלוש לייבא משקאות שוופס מחו"ל מזה. ובתחרות בין שתי זכויות אלה, אין כל רלבנטיות לשאלה מניין וכיצד הגיעו לידי בעלת הסימן יפאורה הסחורות אותן היא משווקת, והאם היא ייצרה אותן או שייבאה אותן. שהרי זכות הבעלות של יפאורה בסימן המסחר שוופס קיימת מכוח רישומו של הסימן על שמה; והיא נשמרת מכוח השימוש המסחרי שיפאורה עושה באותו סימן, דהיינו בשיווק הסחורות על-ידיה ומטעמה – בין שהיא מייצרת ובין שהיא מייבאת את הסחורות הנושאות את המותג. לעניין זה ראו: ע"א 471/70 גייגי נ' פזכים בע"מ, פ"ד כ"ד(2) 1970 ("עניין גייגי"). ( 708-707 ,705 )
רוצה לומר: העובדה שיפאורה מייצרת את משקאותיה בישראל איננה שוללת מבן שלוש את המעמד של "יבואן מקביל"; וככל שבן שלוש עומדת בדרישות להכרה ביבוא המקביל כיבוא לגיטימי, אזי היבוא המקביל שלה חסין מפני סימן המסחר של יפאורה.
8. באשר לשאלה השנייה, של הלגיטימיות של היבוא המקביל כאשר יש שונות מסוימת בין הסחורות, אלו של בעל הזכויות בסימן המקומי ואלו המיובאות על-ידי היבואן המקביל. התשובה לעניין זה היא בשני מישורים, עובדתי ומשפטי.
במישור העובדתי – יפאורה לא פירטה במידה מספקת, ובוודאי שלא הוכיחה במידה הנדרשת, את הטענה העובדתית הזו, שמשקאות שוופס המיובאים מאוקראינה על-ידי בן שלוש שונים במרכיביהם ובמאפייניהם ממשקאות שוופס הישראליים של יפאורה.
ההתייחסות היחידה לכך בראיות הייתה בתצהירו של דייגי. בסעיף 15 נאמר כי המשקאות "אינם זהים", ללא כל פירוט. ובסעיף 19 נאמר כי יש הליכי ייצור שונים בעולם, ו"ייתכן" שהמוצרים שונים אפילו בהרכבם, למשל בכמות הסוכר, הפרי, התמציות וחומרי טעם וריח. מדובר בדברים בעלמא, ולא די בכך.
ובמישור המשפטי, ואפילו הייתה שונות מסוימת בטעם או במרכיבים כלשהם של המשקה – לא היה בכך כדי להוציא את המשקה המיובא על-ידי היבואן המקביל מגדר מוצר מקורי ואמיתי, להבדיל ממוצר מזויף שאינו חוסה כמובן תחת הגנת היבוא המקביל.
כך למשל, גם אם בעל זכויות מחליט להתאים את מוצריו לטעמי השוק, והוא מייצר ומשווק במדינה אחת משקה בטעם לימון, ובמדינה שניה משקה בטעם ליים או ביטר למון – הרי כל עוד מדובר בשני המקרים במשקה מקורי שלו, ניתן יהיה להשתמש במותג שבו מסמן בעל הזכויות את מוצריו ביחס לכל המשקאות הללו, וזאת גם כאשר אחד המשקאות מיובא ממדינה אחת למשנה.
למען הסר ספק אבהיר, כי עניין זה נפרד משאלת הפיצול הטריטוריאלי בזכויות במותג בין כמה בעלים, עניין שבו אדון להלן.
אסכם נושא זה ואומר, כי המבחן הרלבנטי לענייננו הוא מבחן המקוריות והאותנטיות של המוצר, ולא מבחן של זהות בכל הניואנסים בין המוצרים המקוריים לבין המתחרים.
9. מכאן לשאלה השלישית והמהותית מכולן, היא שאלת תחולתה של דוקטרינת המיצוי הבינלאומי בסיטואציה של פיצול טריטוריאלי.
הדוקטרינה של מיצוי זכויות בינלאומי הוכרה זה מכבר בפסיקתנו, ובפרט בתחום סימני המסחר. כאשר מיצוי הזכויות הוא בינלאומי, במובחן ממיצוי מדינתי בלבד – יכול יבואן לייבא טובין שנרכשו כדין בחו"ל מבעל הזכויות בסימן המסחר שם ובהסכמתו, ולשווקם בארץ במקביל ליבואן הרשמי, ובלבד שמדובר בסחורה מקורית. לעניין זה ראו: עניין גייגי הנזכר, וכן ע"א 7629/12 TOMMY HILFIGER LICENSING LLC נ' סוויסה ', (16.11.14).
הדוקטרינה באה לידי ביטוי בסעיף 60 )א() 2( לפקודת סימני המסחר, הקובע כי יבוא טובין שסומנו בהרשאת בעל סימן המסחר במקום שבו נעשה הסימון לשם מסחר בהם – לא יהווה עבירה. מיצוי הזכויות לפי סעיף זה מתמקד בבעל הזכויות בטריטוריה הזרה, ובהרשאה שניתנה על-ידיו למכירת הטובין הנושאים את סימן המסחר שבבעלותו.
ואולם, מהו הדין כאשר בעל הזכויות בסימן המסחר בטריטוריה הזרה איננו בעל הזכויות בסימן הישראלי? דהיינו, כאשר קיים פיצול טריטוריאלי בבעלות בזכויות?
עניין כזה התעורר בפניי בת"א 23060-11-09 SPIN MASTER LTD נ' אימפריית הצעצועים בע"מ (14.11.12). קבעתי שם בסעיפים 25 ו 27- לפסק הדין כדלקמן:
"הכל מתמקד בבעל הזכויות בארץ הייצור. הוא זה שמוגן וזוכה ל"שליטה בעשיית עותקים", כפי שהוסבר בהצעת החוק. לכן הוא גם זה שיכול למצות את ההגנה ע"י מתן הרשות לפלוני לעשות עותקים ולייצר את המוצר. השליטה בדרכי המסחר בעותקים אינה חשובה לצורך המיצוי, ולכן אין גם חשיבות לעניין זה לזכויותיו של בעל הזכויות בארץ היבוא.
...
די במתן רשות לייצור ע"י בעל הזכויות בארץ הייצור, אשר אינו בהכרח בעל הזכויות והתובע בישראל. שהרי זוהי בדיוק הסיטואציה הקלאסית של פיצול טריטוריאלי בזכויות, וזהו בדיוק דין המיצוי הבינלאומי."
שם דובר, אמנם, על מיצוי זכויות בינלאומי בהקשר של זכויות יוצרים; ואולם הדברים יפים גם לענייננו, בהקשר של סימני המסחר; שהרי ההצדקה לדוקטרינה של מיצוי בינלאומי משותפת לכל תחומי הקניין הרוחני, וראוי אף ללכת בדרך של הרמוניה נורמטיבית (וראו הדיון בעניין זה בסעיף 22 לפסק דיני הנזכר).
אציין רק זאת, כי התחולה של דוקטרינת המיצוי הבינלאומי בסיטואציה של פיצול טריטוריאלי של הזכויות, מבוססת על ההנחה של פיצול רצוני או הסכמי. יכולות לעלות שאלות בהקשר זה, כאשר הפיצול איננו רצוני ומוסכם, כגון כאשר המכירה הראשונה בטריטוריה הזרה נעשתה בחסות רישיון כפיה, או כאשר הזכויות נוצרו מלכתחילה באופן עצמאי ומקביל בטריטוריות השונות ללא קשר בין הבעלים המקוריים בזכויות (לדיון בנושא זה ראו את האמור בסעיף 28 לפסק דיני הנזכר).
ואולם, בענייננו, אין מחלוקת שהפיצול הטריטוריאלי של הזכויות בסימן המסחר שוופס נעשה באופן רצוני ומוסכם. המקור לכל הזכויות בסימן שוופס הוא מקור אחד, קדבורי שוופס, שפיצל ומכר את זכויותיו במותג לגורמים שונים בטריטוריות שונות.
יפאורה הייתה מודעת לפיצול הטריטוריאלי, כאשר רכשה את הזכויות בישראל מקדבורי שוופס. היא עצמה טענה לכך בתשובתה לתובענה. לכן, יפאורה אינה יכולה להלין על פגיעה בזכויותיה מכוח אותו פיצול רצוני ומוסכם, והיבוא המקביל הוא חלק מהסיכונים המסחריים אותם הייתה צריכה להביא בחשבון כאשר רכשה את הזכויות.
10. באשר לשאלה הרביעית, והיא שאלת הסכמתה של בעלת הזכויות האוקראינית ERL ליבוא המקביל.
גם לעניין זה יש מענה בכמה מישורים.
אכן, בסיכומיה טענה יפאורה ש ERL לא התירה את ייצוא המשקאות מאוקראינה לישראל; ויפאורה אף צירפה לסיכומיה מכתב של ב"כ ERL באנגליה, האמור לתמוך בטענה זו (נספח 7).
ואולם מדובר בטענה המהווה הרחבת חזית אסורה לעומת הנטען בתשובה להמרצת הפתיחה. אין גם הצדקה לכך כמענה לטענה של בן שלוש – משום שבן שלוש לא טענה לכל היתר כזה מטעמה של .ERL
שנית, אין להתיר צירוף מכתב לסיכומים כדרך-לא-דרך להגשת ראיות, בוודאי ללא בקשת וקבלת רשות לשם כך, מבלי לאפשר את חקירתו הנגדית של כותב המכתב, ובניגוד להסדר הדיוני.
אך שלישית ועיקר, הסכמה לייצוא לישראל מאת בעלת הסימן בארץ המוצא כלל אינה רלבנטית לשאלת מיצוי הזכויות הבינלאומי והגנתו של היבואן המקביל. מרגע שבעל הזכויות בארץ המוצא שם את הסחורה בשוק ומכר אותה, חלה דוקטרינת המיצוי. פירושו של דבר הוא, שמאותו רגע רשאי כל מי שרוכש את הסחורה בשוק לעשות בה כרצונו, ובכלל זה לייצא אותה לארצות אחרות )או למכור אותה לגורמים שלישיים, שהם אלו שמייצאים אותה לארצות אחרות(. אין כלל צורך לקבל מבעל הסימן הזר היתר לייצא.
אמת, בעל סימן המסחר יכול למכור את סחורותיו בכפוף להגבלה טריטוריאלית על מכירות נוספות בשרשרת המסחר, ובכלל זה על יצוא למדינות אחרות. ואולם הגבלה טריטוריאלית כזו היא הגבלה חוזית גרידא, בין אותו בעל סימן מסחר לבין מי שרכש ממנו את הסחורה. הגבלה כזו תחייב בין שניהם – אך לא תחייב צדדים שלישיים ורביעיים, אלא אם הם מודעים לכך, וגורמים להפרתה של ההגבלה החוזית על-ידי הצד הישיר לה, וזאת מכוח העילה של גרם הפרת חוזה.
דא עקא, שבענייננו לא נטען (אפילו לא תוך כדי הרחבת חזית), שהיה איסור על ייצוא מאוקראינה, ושכל החוליות בשרשרת, לרבות בן שלוש, ידעו על כך. כל מה שנטען (כאמור, תוך הרחבת חזית ושלא כדין), הוא שלא ניתן היתר פוזיטיבי ליצוא – אך דבר זה אינו יכול להקנות זכות תביעה לבעל הסימן המקומי, אפילו לא בעילה של גרם הפרת חוזה, משום שאין כל איסור חוזי על היצוא ואין מה להפר.
11. יפאורה טענה, כאמור, גם להטעיה, לגניבת עין ולפגיעה במוניטין.
אלא שטענות אלו אינן מוסיפות דבר ואינן יכולות להגביל את זכותה של בן שלוש ליבוא מקביל של משקאות שוופס הנושאים את סימן המסחר שוופס – משום שמרגע שמדובר במוצרים מקוריים כאמור, אזי נשמט הבסיס לכל הטענות הללו, ואין הן יכולות להוסיף דבר מקום שגם סימן המסחר אינו יכול לתת ליפאורה כל זכות למנוע את היבוא המקביל
מבן שלוש.
סוף דבר
12. דין המרצת הפתיחה להתקבל.
לפיכך, ניתן בזאת צו הצהרתי, כי בן שלוש רשאית לייבא לישראל ביבוא מקביל משקאות שוופס מקוריים, שיוצרו באוקראינה ונמכרו לראשונה באוקראינה על-ידי,ERL בעלת הזכויות בסימן המסחר שם; ואין בכך כדי להפר את זכויותיה של יפאורה בסימן המסחר הרשום על שמה בישראל, או להקנות ליפאורה זכות תביעה מכוח הסימן.
13. לעניין ההוצאות: הכלל הנוהג במשפטנו הוא, שההוצאות לפי התוצאות, והזוכה במשפט זכאי להוצאות ריאליות אך סבירות. בהקשר לכך יש להביא בחשבון את שוויו של הסכסוך, ואת העמל הרב שהושקע על-ידי הצדדים בניהול המשפט; ומצד שני את החיסכון בהליכים על-ידי ההסכמה הדיונית להימנע מחקירת המצהירים.
בשים לב לכל השיקולים האמורים, אני מחייב את יפאורה לשלם לבן שלוש הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 120,000 ₪, שישולמו לידי ב"כ בתוך 30 יום מהיום.
ניתן היום, א' חשוון תשפ"א, 19 אוקטובר 2020 , בהעדר הצדדים.