24. בחקירה הנגדית הוצג למר ספנג מכתב מאת מר פופקין משנת 2016 שהופנה "לכל מאן דבעי". המכתב מתאר בקצרה את מערכת היחסים בין ברקליין לרייז-היי ואת פעילותה של האחרונה בנוגע לשיווק מוצרי ברקליין בישראל. בסעיף 6 למכתב נאמר:
"Berkline was aware of the registration of the trademark Berkline and design in Israel in the ownership of Rise high and such registration was made with full awareness of Berkline and, approved, by the company".
25. מכתב זה לא נכלל בראיותיה של בעלת הסימן בהליך, והוא הוצג למר ספנג במהלך החקירה הנגדית. רייז-היי ביקשה להסתמך בסיכומיה על מכתב זה כדי לטעון שרישום הסימן על שם רייז-היי נעשה בידיעת ברקליין ואושר על ידיה.
26. כאמור לעיל, הטענה כי ניתן אישור ברקליין לרישום הסימן על ידי רייז-היי אינה נתמכת במסמך חיצוני כלשהו, ולפיכך איני סבור שניתן לקבלה. העברות בעלות בסימן מסחר נעשות בדרך כלל בהסכמים כתובים ומסודרים. לא צוין מי נתן את האישור, מתי ניתן, וכלל לא ניתן לדעת האם היה בידו לתת אישור כאמור. הטענה אף מנוגדת למדיניות החברה כפי שהוצגה על ידי מר פופקין בחקירתו – שלא להעביר את הבעלות בסימן למפיצים. לבסוף יש לציין, כי בתצהירו פופקין כלל לא חזר על הטענה שנטענה במכתבו, כי ברקליין הסכימה לרישום הסימן על שם רייז-היי. העובדה שפופקין לא הצהיר על כך מדברת בעד עצמה.
27. עולה אם כן, שאין כל ראיה להרשאה לרשום את הסימן לה טוענת רייז-היי בסיכומיה.
28. ראוי לציין כי לכל אורך שנות פעילות הייבוא וההפצה של מוצרי ברקליין בישראל, מר פנר מעולם לא ניסה לרשום סימן מסחר הכולל את השם ברקליין בישראל, וזאת עד לפירוקה של החברה. מכך אני מסיק כי על אף מאמצי הפרסום והשיווק שנטען שבוצעו, וככל שהיו כאלה, לא ראה מר פנר את רייז-היי כבעלת סימן ברקליין בישראל, אלא לכל היותר כיבואנית מוצריה. התנהלות הצדדים עד לשנת 2011 כפי שהעידו עליה מר פנר ומר פופקין, מלמדת על כך שמר פנר היה רק אחד ממפיצים רבים של מוצרי ברקליין ברחבי העולם, זאת על אף כמות המוצרים שהוזמנה או עלותם. כל עוד חברת ברקליין היתה קיימת, יחסי הצדדים היו מוגדרים.
29. מעדותו של מר פופקין עלה כי הוא ומר פנר שוחחו לגבי הליכי סגירת החברה, וסמוך לכך הוגשה הבקשה לרישום סימן המסחר ע"י רייז-היי (ראו פרוטוקול 13.1.2020, ח"נ מר פופקין עמוד 16 שורות 11-19, ח"נ מר פנר עמוד 71, שורות 8-15). הבקשה הוגשה ב-13.4.2011, מספר ימים לאחר שברקליין הכריזה על הליכי כינוס נכסים.
30. גם אם סברו פופקין ופנר, בתום לב, כי עצם העובדה שרייז-היי יצרה את השוק בישראל עבור ברקליין, וגם אם סברו שלברקליין אין עניין אמיתי ברישום הסימן בישראל, ולכן רשאית רייז-היי לרשום את הסימן על שמה, אין בתום לב סובייקטיבי זה, כדי לסייע לרייז-היי. כידוע, תום לב ייבחן בהתאם לאמות מידה אובייקטיביות של אורחות מסחר ראויות (ראו ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, ס' 13, פ"ד נב (3), 276 (1998)).
31. הציפיה ממפיץ "סביר" היא שהוא יבין כי עצם העובדה שהוא השקיע בבניית השוק ובקידום מוצר הנושא סימן מסחר, אינה מקנה לו בעלות בסימן המסחר. לפיכך, היה על פנר לדעת שהוא אינו יכול להפוך להיות בעלי הסימן מבלי לקבל את הזכויות במפורש, מברקליין, או מאשלי שבאה בנעליה.
32. כאן אומר שמכיוון שאני סבור שבמועד הגשת הבקשה לרישום הסימן בישראל הזכויות בו היו שייכות לברקליין ולא לרייז-היי, הרי שזכויות אלו עברו במפורש בהסכם הרכישה של אשלי את ברקליין. סעיף 1.1 להסכם הרכישה שצורף לתצהירו של מר ספנג, קובע כי כל הסימנים של ברקליין בין אם רשומים ובין אם לאו עברו לאשלי. לפיכך אין לקבל את טענת רייז-היי כי ההחרגה בסעיף 1.2 להסכם הרכישה, כי ההסכם אינו כולל זכות או אינטרס של כל אדם מלבד אלה הנזכרים בהסכם חלה על ענייננו.
33. לסיכום עניין זה ראוי לציין כי סבור אני כי משווק המגיש בקשה לרישום סימן מסחרי שהינו בבעלות של יצרן הנמצא עימו בקשר עסקי, פועל לטעמי, בחוסר תום לב, גם אם סימנו של היצרן טרם צבר מוניטין. כך שאפילו אילו לא היה לברקליין מוניטין בסימן, היה מדובר ברישום בחוסר תום לב. בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מספר 276629 לבונה לאב בע"מ נ' זהבה שדה, סעיפים 18-20, סעיף 54 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 18.4.2019)) כבר נקבע כי חוסר תום לב עשוי לנבוע ממערכת יחסים קיימת בין הצדדים, גם בהיעדר הוכחת מוניטין בסימן לטובת בעל הסימן.
התנהלות מבקשת המחיקה
34. רייז-היי העלתה טענות שונות בנוגע להתנהלותה של אשלי, שלטענתה מצדיקות את השארת הרישום על כנו. בין היתר טענה כי לאשלי היתה אפשרות להתנגד לרישומו של הסימן עוד בשנת 2011 אולם לא עשתה כן. כן טענה, כי בעת החתימה על ההסכם מול ברקליין, היתה אשלי צריכה להיות מודעת לרישום הסימן בישראל על שמה של בעלת הסימן. עוד הוסיפה כי בחקירתו הנגדית אישר מר ספנג כי בשנת 2016 הובא לידיעתו המכתב מטעמו של מר פופקין (שהוזכר לעיל) לפיו ברקליין ידעה ואישרה רישום הסימן על שם רייז-היי, ולמרות זאת לא פעלה אשלי כנגד פופקין וברקליין שהעבירו נכסים בחוסר סמכות.
35. איני סבור כי הייתה על אשלי חובה פוזיטיבית לבצע חיפוש סימני מסחר טרם הרכישה וכי יש לזקוף עובדה זו לחובתה. כן איני סבור כי עצם העובדה שצד לא הגיש התנגדות לרישום סימן מסחר מונעת ממנו להגיש בקשה לביטול או למחיקתו של סימן רשום, גם בעילות שניתן להתנגד בהן לרישומו של הסימן.
36. איני סבור כי בנסיבות המקרה הנדון אי נקיטה בצעדים כלשהם מצד מבקשת המחיקה ביחס לסימן הרשום משקפת את הסכמתה של אשלי לרישום או קבלתו. כאמור לעיל, הסימן נרשם בשנת 2013, ומבקשת המחיקה הגישה בקשה מטעמה לרישום סימן מסחר עם השם ברקליין בישראל בשנת 2014. מתיק בחינת הבקשה לרישום סימן 266557 עולה, כי רק בשנת 2015 עם קבלת מכתב הליקויים ממחלקת סימני מסחר צוטט הסימן הרשום בפני אשלי, עובדה שהובילה אותה להגשת בקשת המחיקה שבפני. אין בפני כל ראיות כי אשלי ידעה, פוזיטיבית, כי הסימן נרשם על שם ברקליין לפני שנת 2015. הזמן שחלף מיום שנודע למבקשת המחיקה על הסימן הרשום ועד שהגישה בקשה למחיקתו הינו זמן סביר, ואין לראות בו כיוצר שיהוי או מניעות מעמידה על זכויותיה.
37. בהתאם לכל האמור לעיל, הריני קובע כי סימן מסחר 237090 נרשם בחוסר תום לב ועל כן יש למחקו בהתאם סעיף 39(א1) לפקודה. הבסיס לעילת המחיקה לפי סעיף 11(6) לפקודה חופף, במקרה זה, לעילת הרישום בחוסר תום לב ולכן איני מוצא כי יש מקום לדון בה בנפרד. איני סבור כי יתר העילות שנטענו על ידי מבקשת המחיקה מתקיימות בהליך זה – הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור לפי סעיף 11(5) לפקודה, ולא הוכח כי סימני ברקליין היו מוכרים היטב במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן הרשום.
38. לאור תוצאות ההליך, לאחר ששקלתי את העובדה כי ההליך התנהל עד תומו, כי ברקליין נדרשה להביא עד מחו"ל ואת היקף כתבי הטענות, ובהתחשב בכללים שנקבעו לפסיקת הוצאות בעל דין (ראו: בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)) תשלם בעלת הסימן למבקשת המחיקה הוצאות הליך זה בסך 7,000 ש"ח ושכ"ט עורכי דין בסך של 35,000 ₪ שישולמו עד ל- 30 ימים ממועד החלטה זו.
אופיר אלון
רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
ניתן בירושלים ביום כ"ט שבט תשפ"א
11 פברואר 2021
אופיר אלון