רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר
בקשה למחיקת סימן מסחר
237090 "BERKLINE" (מעוצב)
מבקשת המחיקה: Ashley Furniture Industries, Inc.
ע"י ב"כ: דר' אייל ברסלר, עו"פ
בעלת סימן המסחר: רייז-היי אנטרפרייזס בע"מ
ע"י ב"כ: וולף, ברגמן וגולר
ה ח ל ט ה
1. בפני בקשה למחיקתו של סימן מסחר מספר 237090 הנראה כך:
2. סימן המסחר רשום על שם חברת רייז-היי אנטרפרייזס בע"מ (להלן: "בעלת הסימן" או "רייז-היי") מיום 7.2.2013. הסימן רשום בסוג 20 לגבי "רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20" (להלן: "הסימן" או "הסימן הרשום").
3. הבקשה למחיקתו של הסימן הוגשה ביום 7.4.2016 על ידי
Ashley Furniture Industries, Inc., יצרנית רהיטים גדולה שמקום מושבה בארה"ב (להלן: "מבקשת המחיקה" או "אשלי"). בשנת 2011 רכשה אשלי חברה בשם Berkline (להלן: "ברקליין"), יצרנית כורסאות אמריקאית. במשך שנים שימשה רייז-היי כמפיצה של מוצרי ברקליין בישראל.
4. טענת מבקשת המחיקה היא כי מכוח רכישת ברקליין היא בעלת הסימן BERKLINE וכי רישומו על ידי רייז-היי נעשה בחוסר תום לב. מנגד טוענת רייז-היי כי היא זו שבנתה את המוניטין לסימן בישראל ולכן הסימן שייך לה, וכי רישום הסימן נעשה בידיעת ברקליין ובהסכמתה.
5. טענותיה של מבקשת המחיקה נתמכו בתצהיריהם של החוקר הפרטי מר אמיר גלייברמן וכן בשני תצהירים של מר Charles Spang, נציג מכירות בינלאומיות במבקשת המחיקה מאז שנת 2010. טענותיה של בעלת הסימן נתמכו בתצהירים מטעם מר שלום פנר, בעליה של בעלת הסימן ומנהלה הכללי וכן בתצהיר מטעמו של מר David Popkin, שהיה מועסק בחברת ברקליין בתפקידים שונים עד לסגירתה בשנת 2011.
רקע
6. חברת Berkline הוקמה בשנת 1928 ופעלה כשמונים שנים בתחום ריהוט ובפרט ספות, מערכות ישיבה, כורסאות מתכווננות וכדומה. חברת Berkline עשתה שימוש משנת 1974 בסימנים הכוללים את המילה BERKLINE הדומים לסימן הרשום. להלן הסימנים כפי שהציגם מר ספנג בתצהירו (להלן: "סימני ברקליין"):
7. ברקליין פעלה באמצעות שני ערוצי הפצה: חנויות קמעונאיות וסוחרי ריהוט עצמאיים. בין היתר, יצרה ברקליין כורסאות וספות מתכווננות. החברה הצליחה ומכרה את מרכולתה בארה"ב ובעוד מדינות רבות בעולם כאשר מרבית המכירות היו בארה"ב ובקנדה.
8. בשנות השמונים או התשעים של המאה הקודמת , פנה מר פנר, בעליה של רייז-היי, לחברת ברקליין והחל לייבא את מוצריה לישראל, ולמכור אותם בחנותו וכן בחנויות אחרות ברחבי הארץ.
9. לטענת בעלת הסימן, היקף הייבוא הוערך בסכום של כ- 500,000 דולר ארה"ב בשנה. במרוצת השנים המשיך מר פנר לייבא את מוצריה של ברקליין לישראל, מבלי שנחתם בין הצדדים כל הסכם בהתייחס למעמדו של מר פנר כיבואן או כמפיץ. משך כל אותה תקופה גם לא נרשם בישראל סימן מסחר הנושא את השם BERKLINE על ידי מי מהצדדים. במרוצת השנים נוצר קשר בין מר פנר למר פופקין, שהיה הגורם בחברת ברקליין שהיה אחראי על הקשר עם מר פנר.
10. לאחר שנים, נקלעה ברקליין לקשיים כלכליים, ועברה שינויים מבניים ואחרים, ולבסוף פורקה בשנת 2011, אז נרכש המותג "ברקליין" על ידי אשלי, חברת ריהוט גדולה בארה"ב. ביום 16.9.2011 נחתם הסכם רכישה בין אשלי לבין ברקליין, בה רכשה הראשונה את נכסי הקניין הרוחני של האחרונה (להלן: "הסכם הרכישה").
11. ביום 5.4.2011, סיים מר פופקין את העסקתו בברקליין. סביב תקופה זו, יצר מר פנר קשר עם מר פופקין לגבי המשך ייבוא מוצרי ברקליין וגורל החברה. סמוך לשיחה זו עם מר פופקין, החליט מר פנר לרשום את סימן מסחר ברקליין, נשוא הליך זה, על שמה של רייז-היי בישראל. הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביום 13.4.2011.
12. ביום 24.6.2014 הגישה מבקשת המחיקה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 266577 "BERKLINE" (לא מעוצב), בהתבסס על רישומו של סימן בינלאומי שמספרו 1098879 בסוג 20 ובסוג 27. ביום 9.11.2015 נשלח מכתב ליקויים ממחלקת סימני מסחר במסגרת בחינת הבקשה, ובו צוטט הסימן הרשום ככזה שיש בו כדי למנוע את רישום הסימן שביקשה אשלי, על בסיס סעיף 11(9) לפקודה. ביום 7.4.2016 הודיעה אשלי למחלקת סימני מסחר כי הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. בשל כך הושהתה בחינתו של סימן 266577 עד שתתקבל הכרעה בהליך המחיקה, ומכאן ההליך שבפני.
דיון והכרעה
הזכויות בסימן במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן – שנת 2011
13. עילת המחיקה המרכזית בהליך זה היא רישומו של הסימן על ידי רייז-היי בחוסר תום לב. כפי שטוענת מבקשת הביטול, הכלל הוא כי את שאלת כשירות הסימן לרישום יש לבחון במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן. הסעיף הרלוונטי בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") קובע:
"39. (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.
(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."
14. וכן נאמר ב- David Kitchin, David Llewelyn, James Mellor, Richard Meade, Thomas Moody-Stuart Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names 16th Ed. Section 10-315 בהתייחסו לסעיף העוסק ברישום סימן בחוסר תום לב בחוק הבריטי:
"Section 3(6) of the 1994 Act is concerned with the state of affairs which existed as at the date of application."
(ר' עוד בקשה למחיקת סימן מסחר 265456 "LEADER" אי.פי טקס סחר בינלאומי בע"מ נ' עווני נתשה (פסקאות 23 -24 להחלטה, פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.11.2020. (להלן: "עניין LEADER"). יצוין כי על החלטה זו הוגש ערעור שטרם הוכרע.
15. טענתה הבסיסית של רייז-היי היא כי היא זו ששיווקה את המוצרים במשך שנים והקדישה משאבים לפרסום המוצרים הנושאים את הסימן בישראל ולשיווקם, וכי לברקליין מעולם לא הייתה פעילות שיווקית עצמאית בישראל. עוד טוענת רייז-היי כי לברקליין לא היה עניין אמיתי ברישום הסימן בישראל. אכן, מעדותו של פופקין עלה כי עיקר עניינה של ברקליין היה כי רייז-היי תרכוש ממנה מוצרים (פרוטוקול הדיון מיום 13.1.2020, עמוד 49, שורות 14-15). ברקליין לא נתנה אחריות בישראל (אולם סייעה לרייז-היי בעניין זה באספקת מנגנונים וחלקים), התירה לרייז-היי להפיק חומרים פרסומיים בעצמה וכן סיפקה לרייז-היי חומרי פרסום כאשר נדרשה לכך.
16. מקבל אני כי רייז-היי היא שיצרה את השוק למוצרי ברקליין בישראל והיא זו שקידמה אותם, ואף הייתה לה עצמאות בפעילות בישראל לאחר רכישת המוצרים מברקליין. אולם גם בנסיבות אלה, המוניטין בסימן, והזכות בו, שייכים לברקליין.
17. על פי הדין, יבואן או מפיץ של מוצרים הנושאים סימן מסחר מסוים, אינו קונה זכויות בסימן או במוניטין המשויך לסימן מעצם פעולות הייבוא והשיווק בלבד, גם אם נלווים להם מאמצי שיווק, או פרסום. כך למשל בעניין רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 318 (1990):
"הקניין במוניטין של המוצר הוא של היצרן. המוניטין של המוצר דבק במוצר עצמו. המוצר מזוהה, בדרך כלל, עם היצרן אשר מייצר אותו, ולא עם המפיץ אשר משווק אותו. המפיץ פועל, אמנם, לשם בנייתו של מוניטין זה ולשם טיפוחו. אך בכך בלבד אין כדי להקנות לו את זכות הקניין במוניטין מן הסוג האמור, להבדיל מן המוניטין שלו כסוחר או כסוכן, אשר שייך לו ונשאר בידו".
18. לפיכך, עצם העובדה שרייז-היי היא זו שנשאה בכל הוצאות השיווק והפרסום, ואף היא זו שנתנה את האחריות למוצר ובנתה את השוק למוצר בישראל איננה הופכת אותה לבעלת המוניטין בסימן. תוצאה זו לא היתה משתנה, אף אם היה בין הצדדים הסכם פורמלי לפיו רייז-היי היא מפיצה בלעדית של מוצרי ברקליין (ובמקרה הנדון לא היה). ר' עניין בקשות מתחרות מס' 118643 ו-120406 בקשה לביטול סימן מסחר 118644 "פישר"FISCHER - חביב רבני נ' FICSHER MARKENSCHUH (פורסם באתר רשות הפטנטים, 25.2.2004):
"26. טענת רבני זהה לטענה שנטענה בפרשת ליבוביץ הנ"ל: טוען רבני כי הוא אשר בנה למוצרי פישר את המוניטין בישראל, הוא אשר החדיר את מוצרי פישר לתודעת הצרכנים בישראל, הוא אשר השקיע מאמצים וכספים רבים בפרסום המוצרים וקידום מכירתם. פישר, טוען רבני, לא השקיעה דבר בכך. לכן, המוניטין בסימן "פישר" בישראל שייך לרבני ולו בלבד.
27. אין ספק וגם לא מחלוקת עובדתית, בכל הנוגע לתקופה שבין השנים 1990 ו- 1995: פישר הייתה היצרנית של הנעלים. רבני שימש היבואן הבלעדי באותה תקופה, והוא אשר הפיץ ומכר את המוצרים בישראל. לאור ההלכה כפי שהובא לעיל, מן הדין לקבוע כי בתקופה האמורה, המוניטין במוצרי פישר בישראל היו של פישר בלבד ולא של רבני. קביעה שונה מזו הייתה מובילה לתוצאה בלתי מתקבל על הדעת, לפיה בכל מקרה בו יבואן קבל זכות הפצה בלעדית בישראל, השקיע מאמצים וכספים בפרסום וקידום המכירות של המוצר, מופקעת בעלותו של היצרן במוניטין של מוצריו, ועוברת היא לאותו המפיץ – יבואן. הדבר נוגד כל הגיון, כמו גם את ההלכה הפסוקה ואת כללי המסחר המקובלים וההוגנים. אם כך היו פני הדברים, הרי כל יצרן שמחוץ לישראל היה צריך להקים לעצמו סניף בישראל ולשווק באמצעותו את מוצריו, ואסור היה לו להיעזר ביבואנים ובמפיצים מקומיים. זאת תוצאה שלא ניתן לחיות עמה. האם חברת "ישפאר" היא הבעלים של סימן מסחר “Sony”? האם "קבוצת מכשירי תנועה" היא הבעלים של סימני מסחר “CHRYSLER” “JEEP” “SUZUKI” ו- “PORSCHE”? נדמה לי, כי התשובה לכך שלילית.
28. לאור האמור לעיל אני קובע כי במהלך השנים 1990 ועד 1995, המוניטין בסימן המסחר הנדון היה של פישר ולא של רבני. ממילא, השימוש שנעשה בסימן באותם שנים הוא שימושה של פישר בלבד."
19. זו משמעות הבחירה של רייז-היי להיות מפיץ ולא יצרן עצמאי בסופו של יום, אף שהכורסאות נמכרו על ידי רייז-היי, הן נשאו את הסימן Berkline, והצרכן קישר אותן עם Berkline. המוניטין של רייז-היי כמשווק שמור לה, והוא יכול להתבטא בכך שהצרכן בבואו לרכוש מוצר, ייתן משקל לעובדה שמוצרים משווקים על ידה וזאת בשל האיכות והשירות שהוא מייחס לה כמשווק ומפיץ. מוניטין אלה נפרדים ממוניטין המוצרים עצמם.
20. בהקשר זה אציין, כי להוכחת טענתו שהמוניטין בסימן שייך לרייז-היי צירף מר פנר לתצהירו, בין היתר, העתקי חשבוניות שיעידו על מכירות מוצרי ברקליין על ידי בעלת הסימן לפני שנת 2011, וכן פרסומים שונים של מוצרי ברקליין שנעשה מטעמה של בעלת הסימן (הכיתוב Rise-Hi מופיע בהם, הפרסומים לא כללו את מקור הפרסום או מועדו). עוד הוגשו מכתבים מטעם לקוחות (בעלי חנויות) המאשרים את היכרותם עם מוצרים נושאי סימן ברקליין והקישור לבעלת הסימן. המכתבים שצורפו היו חתומים בחלקם, ולא הוגשו כתצהירים. החתומים על המכתבים לא התייצבו לדיון. לפיכך אין הם בעלי משקל משמעותי בהליך. יתרה מכך, איני סבור כי יש בראיות אלה כדי ללמד על כך שהמוניטין במוצרי ברקליין יוחס דווקא לרייז-היי.
21. לפני סיום עניין זה אעיר כי אמנם לאחר הפסקת פעילותה של ברקליין בשנת 2011 הפכה רייז-היי ליצרן עצמאי. בהקשר זה אציין, מבלי לקבוע מסמרות בשאלה האם נצבר לרייז-היי מוניטין בסימן לאחר שנת 2011, כי ככלל, אין במוניטין שנצבר לאחר שבקשה לרישום סימן נעשתה שלא כדין, בכדי להעניק לבעל הסימן זכויות בסימן (ר' עניין LEADER, פסקה 24)).
22. נותר אם כן לבחון את טענתה של רייז-היי כי ברקליין הסכימה לרישום הסימן על שמה של רייז-היי. טענה זו עלתה בתצהירו של מר פנר (סעיף 7) "סימן המסחר הוכר (א.א – ע"י ברקליין) כשייך לרייז-היי בישראל". איני יכול לקבל טענה זו בהיעדר ראיה חיצונית כלשהי התומכת באמירה כזו. קביעה זו גם איננה מתיישבת עם עדותו של פופקין.
23. מר פופקין העיד כי כדרך שגרה, לא העבירה ברקליין את זכויותיה לצדדים שלישיים. כמו כן הבהיר במפורש בחקירתו כי הזכויות של ברקליין לא הועברו למר פנר (פרוטוקול הדיון מיום 13.1.2020, עמוד 32 שורה 16- עמוד 34 שורה 4):
עו"ד וילקוף :
OK. So, since you also, I've said that you were trademark, legal counsel for the company for a period of time. Was it the policy of Berkline to authorize transfer of rights in its trademarks to distributors?
דוד פופקין :
We had a couple of licensees that we licensed the trademark, but otherwise they were not agreements.
עו"ד וילקוף :
You would agree that you registered the Berkline trademark in a number of countries?
דוד פופקין :
Yes.
עו"ד וילקוף :
OK. Did you transfer the Berkline or agreed to have the Berkline name transferred to any other entity, any other distributer, in any other country in the world?
דוד פופקין :
No.
עו"ד וילקוף :
OK. Thank you. So, in paragraph 7 of you affidavit.
דוד פופקין :
Can I clarify something there?
עו"ד וילקוף :
You sure can.
דוד פופקין :
We didn't transfer it to Sam either.
עו"ד וילקוף :
You didn't transfer it to Sam?
דוד פופקין :
No.
עו"ד וילקוף :
OK. Then what did you do?
דוד פופקין :
He used it.
עו"ד וילקוף :
OK. You didn't transfer to him, he used it? That's your response?
דוד פופקין :
Yeah.
עו"ד וילקוף :
OK. Thank you.
דוד פופקין :
Knowingly used it, I mean we knew he was using it.
כב' הרשם :
When you say we know he was using it, you mean post 2011?
דוד פופקין :
No, prior to, Berkline provided him advertising material, I knew he was putting Hebrew labels on it, building the name up in Israel.
כב' הרשם :
OK.
עו"ד וילקוף :
Yeah, I guess I wasn't clear, the whole question was up to the time that left in April 2011 but thank you for the clarification.