כדי למנוע הטעיית הצרכנים בין שני סימני מסחר די בהגבלת הסימן הדומה בצורה שתמנע את ההטעיה

בעלת סימן מסחר רשום ביקשה מחיקתו של סימן מסחר מתחרה בשל היותו דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום.
רשם סימני המסחר קבע שהסימן המתחרה אכן מהווה סימן דומה עד כדי הטעיה, אולם במקום להורות על מחיקתו, הורה על הגבלתו לצבעים מסוימים על מנת למנוע את הסכנה להטעיית הציבור. על מנת לקבוע אם קיימת סכנה להטעיה ברישום סימן מסחר, יש לבצע מבחן משולש: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. מבחן המראה והצליל, כשמו כן הוא, מבצע השוואה בין הסימנים ומכוון דווקא לעין הבלתי מיומנת ולוקח בחשבון את זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן. מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות בוחן האם הסחורות עליהם נרשמו שני הסימנים שייכים לאותו סוג ולאותה משפחה מסחרית. המבחן מיועד לבדוק האם מתקיים חשש שהצרכן יסיק שקיים קשר בין בעל הסימן הרשום לאלה העושים שימוש בסימן הדומה או קיומה של חסות מטעמו של בעל הסימן הרשום וכן האם צרכנים פוטנציאליים עשויים להתבלבל בין המוצרים הנושאים את שני הסימנים. המבחן האחרון, מבחן יתר נסיבות העניין, מאפשר להביא בחשבון מרכיבים נוספים כגון הנסיבות בהן עוצב הסימן אשר נטען כמטעה או קיומם של סימנים דומים אחרים. על מנת לקבוע כי סימן הינו דומה עד כדי הטעיה, אין צורך להראות כי הצרכנים אכן טעו והתבלבלו בין השני המוצרים או הסימנים, או כי נגרם נזק כלשהו, ומספיק להראות רק את הדמיון בין שני הסימנים ואת הסכנה להטעיה שכזאת. כאן, שני הסימנים השתמשו באותם אמצעים חזותיים, ובעוד שהסימן הנטען כמטעה נרשם בשחור לבן ואינו מוגבל בצבעים, בפועל, נעשה שימוש באותם צבעים. שני הסימנים נרשמו באותו סיווג על סחורות חופפות, ומיועדים לאותו חוג לקוחות. מכיוון שההשראה לעיצוב הסימן החדש לא נבעה מתוך השראה מהסימן הקיים ולא קיימים סימנים אחרים דומים במידה מספקת כדי למנוע טענה להטעיית ציבור הצרכנים, אמנם קיים חשש להטעיה, אולם חשש זה יכול להימנע על ידי הגבלת בסימן החדש לצבעים שאינם צבעי הסימן הקיים.