נסיבה רלוונטית המתווספת למכלול השיקולים, היא קיומם של שני סימני מסחר בתחום ההלבשה הכוללים את הסימן vision, שנרשמו עובר לרישום סימן המסחר של התובעת. עובדה זו, כשלעצמה, יש בה להטות את הכף לדחיית התביעה (ואיני רואה נפקות לטענת התובעת, שבעלת אחד הסימנים הרשומים היא חברה שאינה פועלת כיום בארץ).
זאת ועוד. התובעת נוהגת לעיתים קרובות להוסיף על גבי סימן המסחר את המילים המציינות את שמה by tali dadon. מילים אלו, אף שאינן חלק מסימן המסחר הרשום, מייחדות עוד יותר את סימן המסחר של התובעת לעומת השם המסחרי של הנתבע.
לכל אלו יש להוסיף את ההבדל באופן השימוש בסימן. בעוד שהתובעת משווקת בגדים עם המותג vision על גבי התווית המצורפת, הרי שהשם המסחרי של הנתבע מופיע בחזית החנויות שלו ועל גבי שקיות החנויות בלבד ולא על הבגדים עצמם. ודוק: יש להביא בחשבון שהתובעת, כבעלת סימן המסחר, תהא רשאית להשתמש בו בעתיד גם באופנים נוספים, ושימושים עתידיים אלו מוגנים אף הם בפקודת סימני מסחר (בג"ץ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' The H.D. Lee Co. [16], בעמ' 193; בג"ץ 144/85 הנ"ל [8], בעמ' 314) אלא שנכון להיום, אופן השימוש השונה מהווה אחד הפרמטרים במכלול נסיבות העניין.
- בפרשת טיבולי [12], עמד השופט גרוניס על מבחן נוסף המשמש להכרעה בשאלת הדמיון בין סימני מסחר, והוא "מבחן השכל", אשר מיושם מקום שבו סימן המסחר מגלם "מסר רעיוני כלשהו, מעין אוּמנות קונספטואלית". במקרה כזה, על בית-המשפט להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות ששני הסימנים המתחרים "משדרים" לציבור, ואם המסר הרעיוני שבבסיס סימנו של הנתבע זהה או דומה מהותית לזה העולה מסימנו של התובע, ניתן לראות בכך הפרה, גם אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל. במקרה שלפנינו, איני רואה "מסר רעיוני" בבסיס הסימן המסחרי של התובעת והשם המסחרי של הנתבע, כך שאין מקום ליישומו של מבחן זה.
- השורה התחתונה היא, שבמכלול נסיבות העניין, אין לראות בשימוש שעושה הנתבע בשם המסחרי vision fashion כהפרה של הסימן המסחרי של התובעת – vision בצירוף הלוגו המיוחד לו. בתחרות בין ההגנה על זכות קניין ומתן מונופולין על סימן מסחר, לבין אינטרס הציבור לחופש העיסוק, לחופש הביטוי ולכך שלא יופקעו סימנים ומילים בהקשר המסחרי מנחלת הכלל, הכף נוטה לכיוון הנתבע: "...כשמדובר בסימן הכולל שם שהוא מונח תיאורי-מילוני – ועושים אנו שימוש במילה 'מילוני' כדי להדגיש הדגשה יתרה – יש לנהוג זהירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה ל'ניכוסו' של המילון" (ע"א 9191/03 הנ"ל [15], בעמ' 885).
האם הנתבע ביצע עוולה של גניבת עין?
- התובעת הוסיפה וטענה, מצוות עורכי-דין מלומדה, כי הנתבע ביצע עוולה של גניבת עין, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 הקובע כלהלן:
| 1. (א) לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר. |