9.1 תביעת המבקשת 1 בשל הפרת סימן מסחר - ראשית , ציינתי כי לא הוצג יפוי כח לתביעה זו מטעם המבקשת 1. למבקשת 1 אמנם סימן מסחרי הרשום על שמה מנובמבר 2016 , אך אין בכך ללמד בהכרח על כך כי המשיב מנוע מלהשתמש בו כשהוא מוכר את מוצרי ניינבוט המקוריים, או עושה שימוש בסימן המסחר לצורך קידום המכירות, הפרסום והשיווק. ראשית, המשיב הראה לכאורה כי יש לו סמכות לפעול באופן ישיר מטעם המבקשת 1 מאז דצמבר 2014. שנית – גם אם מדובר ביבוא מקביל מטעם המשיב, ענין שיתברר בהליך העיקרי, עדין אין ללמוד מכך כי השימוש שהמשיב עושה בסימן המסחר מהווה הפרה. היקפו של השימוש בסימן מסחר רשום במקרה של יבוא מקביל נבחן בהרחבה בע.א. 7629/12 סוויסה נ. טומי הילפיגר (16.11.14) .המתכונת המסחרית של פעילות בדרך של "יבוא מקביל" הינה חוקית ומותרת בארץ משיקולי מדיניות שונים. יחד עם זאת קיימות הגבלות לשימוש בסימן המסחר הרשום והן נובעות משלושה מקורות שונים: דיני סימני המסחר, דיני העוולות המסחריות ודיני עשיית עושר ולא במשפט.
ס' 47 לפקודת סימני המסחר קובע –
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
שמוש בסימן מסחר ביחס למוצרים מקוריים של בעל הסימן מהווה "שימוש אמת" במובן ס' 47 לפקודת סימני המסחר אם מקיים את שלושת התנאים, אשר נקבעו בפסיקה –
מבחן הזיהוי – המוצר אינו ניתן לזיהוי בקלות ללא סימן המסחר
מבחן השימוש – השימוש בסימן המסחר הינו מידתי באופן שאינו עולה על הנדרש לשם הזיהוי.
מבחן החסות – השימוש בסימן המסחר אינו מצביע על חסות של בעל סימן המסחר למשתמש.
אם יתברר במהלך התיק העיקרי כי המשיב הינו יבואן מקביל, ללא חסות המבקשת 1, יהיה טעם לדון בשלושת המבחנים האלו. בשלב זה, המשיב הראה לכאורה הסמכה מהמבקשת 1 לייבא את מוצריה ואף הראה לכאורה חסות לענין מתן אחריות ושרות.
העובדה שהמבקשת 2 תוכל לעשות לכאורה שימוש בשם "סגווי/ניינבוט –ישראל" במסגרת מעמדה באשר הוא(אם אכן ההסכם שהציגה בתוקף), איננה פוסלת בשלב זה אפשרות שהמשיב יעשה שימוש בשם המסחרי ניינבוט ישראל. ענין זה צריך להבדק לעומק בהליך מדוקדק של הבאת ראיות, ואין די בעובדות שלפני כדי לקבוע כי המשיב מנוע מלעשות שימוש בשם זה.
9.2 המבקשת 2 איננה זכאית לטעון להפרת סימן המסחר הרשום. סעיף 57 לפקודת סימני המסחר קובע שרק לבעל סימן המסחר הרשום יש עילת תביעה בגין הפרת סימן המסחר (ראו: ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בע"מ נ' נעימי, (4.9.83);אם כוונת המבקשת 2 היתה לתבוע כנציגת המבקשת 1 בעלת הסימן , ענין זה צריך להיות מפורש בייפוי הכח שניתן על ידי מבקשת 1 וצריך להיות רשום במפורש בכתב התביעה. אלא שכאן לא הוצגה הרשאה כזו, וממילא המבקשת 1 רשומה כבעלת הדין התובעת.