12. עד עתה עסקנו באחד משני ענפיה של דוקטרינת הדילול, כפי שמקובל לראותה בארצות הברית ובאירופה, ענף שנהוג לכנותו Blurring, ובעברית – טשטוש, שחיקה או הקלשה (ראו עניין אדידס, פסקה 19 לפסק דינה של השופטת חיות; זכרוב, עמוד 446). כיום מוגדר ענף זה בחקיקת סימני המסחר הפדרלית בארצות הברית כך (ההדגשות כאן ובציטוטים הסמוכים אינן במקור):
"'dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark" (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(b) .(
דילול על ידי טשטוש נסוב סביב "קשר" או אסוציאציה בין סימן לסימן מפורסם. כתוצאה מקשר או אסוציאציה אלה נפגעים האופי המבחין וייחודיות הסימן המפורסם. כך, למשל, כאשר צד שלישי משתמש בסימן המפורסם ביחס לסחורה ששונה במהותה מהסחורה שעליה מופיע הסימן. בעקבות הטשטוש, סימן המסחר אינו בודד בשוק. הוא מאבד את ייחודיותו ואינו מסמן, כבעבר, רק את הסחורה שמוגנת על ידי סימן המסחר, אלא גם סחורה אחרת. ניסוח דומה של דילול על ידי טשטוש מופיע בתקנות האיחוד האירופי העוסקות בסימני מסחר: "use of that sign […] is detrimental to, the distinctive character… of the trade mark " (Regulation on the European Union trade mark, Art. 9(2)(c)). לפי ענף הטשטוש של דוקטרינת הדילול, השימוש בסימן אסור גם אם הפגיעה ביכולת ההבחנה שלו אינה כרוכה מטיבה בחשש להטעיית הצרכנים. הייחודיות נתפסת כחשובה מתוך הנחה שחלק מכוחו המסחרי של סימן המסחר – שהוא מושא הגנת הדין – נעוץ בהיותו ייחודי, וללא קשר הכרחי לחשש מפני הטעיה.
דילול מסוג טשטוש הוא הדילול שנדון בפסיקתו של בית משפט זה תחת הכותרת "דילול". כך, למשל, נאמר בעניין בקרדי: "ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר" (עניין בקרדי, עמוד 282). באותו עניין, כמו גם בעניין אדידס, אף צוטטה בהסכמה הגדרתם למונח "דילול" של יעקב וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 189 (1996): "שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו". גם יתר פסקי הדין של בית משפט זה שעסקו בדוקטרינת הדילול דנו בטענות של דילול סימן המסחר על דרך טשטושו (כך היה, למשל, בעניין אבסולוט, עניין Unilever, עניין דלתא, עניין אדידס, ועניין טומי הילפיגר). בענף הטשטוש עסק גם דיוננו עד כה, וכאמור – לא קמה למערערות עילת תביעה מכוחו. אך המערערות טוענות כי קמה לזכותן עילת תביעה טובה גם מכוח הענף השני של דוקטרינת הדילול, שאליו נפנה עתה.
13. הענף השני של דוקטרינת הדילול מכונה בארצות הברית ובאירופה Tarnishment, דהיינו הטלת כתם במוניטין של סימן המסחר, למשל ביזויו, זיהויו עם איכות נמוכה או שימוש בו בהקשר פוגעני. לא תהליך נבילה של העלה אלא תקיפה ישירה של שמו המסחרי הטוב של העץ. כך מוגדר ענף ההכתמה של עילת הדילול בחקיקת סימני המסחר הפדרלית בארצות הברית:
“‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark” (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(c)).
הגדרה דומה מופיעה בתקנות האיחוד האירופי: "use of that sign […] is detrimental to… the repute of the trade mark" (Regulation on the European Union trade mark, Art. 9(2)(c)). הדגש הוא בפגיעה במוניטין של סימן המסחר שבו נעשה שימוש.
בשונה מענף הטשטוש של דוקטרינת הדילול, ענף ההכתמה לא אומץ במפורש בפסיקה הישראלית. עם זאת, הלכת מקדונלד קבעה הסדר היוצר מעין "דילול באמצעות הכתמה" מתוצרת הארץ. כזכור, באותה פרשה קבע בית המשפט, בדעת הרוב, כי שימוש בסימן מסחר במסגרת פרסומת הוא בגדר הפרה של סימן המסחר, מכיוון שהשימוש נועד "לעלוב בבעליו" ללא ביסוס עובדתי מתאים, והגם שדובר על סיטואציה שאינה מעוררת חשש להטעיה באופן טיפוסי. למעשה, הלכת מקדונלד קובעת הסדר מרחיק לכת הרבה יותר מענף ההכתמה של דוקטרינת הדילול כפי שהיא קבועה בארצות הברית ובאירופה. דוקטרינת הדילול בארץ ובעולם שמורה לסימן מוכר היטב או מפורסם, ואילו הלכת מקדונלד נקבעה ביחס לכל סימן מסחר רשום, ואפילו כזה שאינו מוכר היטב. ההלכה התבססה על לשון חלופה (2) של הגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה, העוסק בשימוש בסימן רשום – כל סימן רשום – במסגרת פרסום. זאת, בשונה מהפרה על דרך הדילול, המופיעה בחלופה (4) להגדרת "הפרה" המיוחדת לסימן מסחר מוכר היטב ורשום. בנוסף לכך, ספק רב אם הנסיבות שנדונו בעניין מקדונלד היו עולות לכדי "הכתמה" בשיטות משפט אחרות, שבהן שמור ענף זה בעיקר לשימוש בסימן מפורסם בהקשרים של מין, סמים וכדומה, או לזיהויו עם מוצרים מאיכות נמוכה (זכרוב, עמודים 496-468). מכיוון שבית משפט זה טרם נדרש לתחולת ענף ההכתמה של דוקטרינת הדילול במשפטנו, הסוגיה עשויה להתעורר אם ייקבע שהשימוש בסימן מסחר מוכר היטב אינו עולה לכדי הפרה לפי הלכת מקדונלד. במקרה כזה, עדיין יש לשאול האם לנוכח פרסומו הרב של הסימן – השימוש בו הוא בגדר דילול על דרך ההכתמה.
14. כאמור, בספרות ניתן למצוא הסתייגות מהלכת מקדונלד, המונעת התייחסות בלתי מחמיאה במסגרת פרסומת לבעליו של סימן מסחר, באמצעות שימוש בסימן המסחר שלו (ראו ההפניות לזכרוב וצ'אן גרינוולד, לעיל בפסקה 5). הקושי נובע מהפגיעה המשמעותית בחופש הביטוי, במקרים שבהם לא ניתן "לבקר" בעליו של סימן מסחר מפורסם באמצעות התייחסות לתדמית הסימן. אף נטען כי הדבר פוגע בתחרות ובחופש העיסוק. אך כאמור, גם לשיטת המבקרים יתכן שמוצדק להכיר באיסור מצומצם יותר של "הכתמה", שנועד להגן על ערכם הכלכלי של סימני מסחר מוכרים היטב (זכרוב, עמודים 496-468). לתפיסתי, המפתח להבנת העניין של דילול על ידי הכתמה בישראל מצוי בדרישות פקודת סימני מסחר, שמבחינה בין דינו של סימן רשום רגיל לדינו של סימן רשום מוכר היטב. השימוש בסימן רשום רגיל נאסר רק ביחס למקרים שבהם קיים חשש הטעיה אינהרנטי – שימוש ללא רשות בסימן מסחר (או בסימן הדומה לו דמיון מטעה – רע"א 5454/02 טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 450 (2003)) ביחס לאותה סחורה שעליה הוא מוטבע באופן רגיל, או במסגרת פרסומת לסחורה כזו (חלופות (1) ו-(2) להגדרת "הפרה"). בנבדל, השימוש בסימן רשום מוכר היטב נאסר גם בסיטואציות שאינן מעוררות באופן טיפוסי חשש כזה – שימוש ביחס לסחורות שונות לגמרי (חלופה (4) להגדרת "הפרה"), וגם כאשר הסימן דומה לסימן הרשום באופן שאינו בהכרח מטעה. המוקד בחלופה (4) אינו ההטעיה, אלא הצבעה על קשר בין הסימן לסימן מוכר היטב, וחשש לפגיעה בבעליו של הסימן המוכר היטב – שני התנאים החקוקים שבהם תלויה הגנת הדין.
כבר הבעתי לעיל את הסתייגותי מהפרשנות שניתנה לחלופה (2) בדעת הרוב בעניין מקדונלד, החורגת מהמטרות המסורתיות של דיני סימני המסחר ה"רגילים". הסתייגות מפרשנות זו הובאה בפסיקה ובספרות (פסקה 5 דלעיל). אך עדיין יש לדון בחלופה (4) להגדרת "הפרה". יושם אל לב כי בחלופות (1) ו-(2), העוסקות גם בסימן מסחר שאינו מוכר היטב, אין הבחנה בין שימוש מותר ושימוש אסור בסימן. ברגע שנקבע כי נעשה בו שימוש (או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות), השימוש אסור. לעומת זאת, בחלופה (4) קיימת מסננת אחריות חשובה – החשש מפגיעה בבעל סימן המסחר. לא כל שימוש אסור, אלא רק כזה שהוכח כי הוא עלול לפגוע בבעל הסימן המוכר היטב. כלשון חלופה (4): "ובלבד ש... בעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".
צמצום זה של איסור השימוש – "עלול להיפגע" – עשוי לסייע באיזון בין הערכים המתנגשים. לו היה כל שימוש "מכתים" בסימן המוכר היטב אסור, היה יוצא שהאינטרס המוגן הוא "כבודו" של סימן המסחר או שמו הטוב. כנגד אינטרס כזה עומדים שיקולים כבדי משקל של חופש ביטוי, תחרות בין מתחרים ולעיתים אף האינטרס בביקורת, כדי להשפיע ואולי "להעיר" את הצרכן. יש אפוא חשיבות רבה לתליית הגנת הדין על סימן המסחר – בדמות הגדרת "הפרה", מניעת רישום של סימן ומתן שימוש ייחודי – בשיקול כבד המשקל של חשש מפני פגיעה כלכלית בבעליו. עמדתי זו תובהר, הן לגבי הדין הן לגבי יישומו על נסיבות המקרה, באמצעות שלוש נקודות.
15. ראשית, וכאמור לעיל, בעת תיקון פקודת סימני מסחר נקבע בה מעין "דילול מתוצרת הארץ", שהשתלב בדוקטרינת הדילול הפסיקתית והוסיף לה תנאים מסוימים. תנאים אלה יפים לא רק ביחס לדילול על דרך הטשטוש, אלא גם לדילול על דרך ההכתמה. הואיל ושני ענפי הדילול אינם מופיעים במפורש בפקודה, ההכרה בהם תלויה בתנאי חלופה (4) להגדרת "הפרה" ובסעיפים המקבילים בפקודה. כפי שנראה, תנאים אלה מתאימים גם לענף ההכתמה המוכר ברחבי העולם. התנאי הראשון הוא שיהיה שימוש בסימן מסחר. לא די בשימוש במוניטין. המערערות כינו את ענף ההכתמה בשם "פגיעה בנכס מוניטין", אך כינוי זה אינו מדויק. לא כל פגיעה במוניטין מקימה את עילת הדילול, על שני ענפיה, אלא רק פגיעה במוניטין המתבטא בסימן מסחר. כך הוא לפי לשון הפקודה ("'הפרה' – שימוש... בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן רשום..."). כך הוא אף ברחבי העולם, שם הדילול על כל ענפיו הוא חלק מדיני סימני המסחר, ומתייחס לסימני מסחר ולא ל"מוניטין" (ראו ההפניות לעיל, פסקאות 13-12, לדברי החקיקה העוסקים בסימני מסחר, שתחולתם דורשת שימוש בסימן מסחר). כך היה גם בעניין מקדונלד, שדן בהפרת סימן מסחר. לכן יש לדחות את טענת המערערות, שהתבססה בהקשר זה בעיקר על השימוש בדמות כפילו של קלוני, שלא הוכח כי היא בגדר סימן מסחר (אלא רק יצגן – "פרזנטור"). כדי להמחיש את הנקודה, לא ניתן לטעון לדילול סימן מסחר בתרחיש שבו יצרן מכתים את "המתחרה" – כפי שהוא מכונה בפרסומת – ללא שימוש בסימן המסחר של המתחרה, גם אם מדובר בשוק שבו שני מתחרים בלבד וברור לכל מיהו אותו מתחרה. יתכן שבמקרה כזה תקום לאותו "מתחרה" עילת תביעה אחרת, כגון לשון הרע, תיאור כוזב או שקר מפגיע, אך מכיוון שאין שימוש בסימן המסחר – לא מדובר בהפרת סימן מסחר, הגם שעשויה להיות פגיעה במוניטין.
16. שנית, אף אם היינו מקבלים את הטענה כי דמותו של קלוני היא חלק מסימן המסחר המוכר היטב – הייתה טענת המערערים נכשלת במסגרת המשוכה השנייה הקבועה בחלופה (4) להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה, הלא היא הדרישה כי הסימן המוכר היטב יהיה רשום בישראל. עמדנו על דרישה זו לעיל, והדברים יפים גם בהקשר הנוכחי, מבלי שיהיה צורך להרחיב שוב. נזכיר רק כי המחוקק בחר במפורש שלא להעניק את ההגנה הרחבה והמיוחדת לסימנים מוכרים היטב שאינם רשומים בישראל, והגיונו של כלל זה מדבר בעד עצמו. כאמור, גם סימנים אלה זכאים להגנה, אך זאת רק במצבים שבהם קיים חשש שהציבור יטעה וישייך מוצר מסוים למי שאינו קשור אליו, ולא ההגנה הרחבה יותר מפני דילול.
17. שלישית, ההגנה מפני דילול תלויה בשני תנאים נוספים הקבועים בפקודה – הצבעה על "קשר" בין המוצרים לבעל הסימן הרשום, והתנאי לפיו בעל הסימן הרשום "עלול להיפגע" כתוצאה מהשימוש בסימן (חלופה (4) להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה; סעיף 11(14) לפקודה; סעיף 46א(ב) לפקודה). דרישת ההצבעה על קשר מצריכה ליבון ודיון ביתר שאת בתיקים של דילול על דרך הטשטוש. במקרים כאלה יש לבחון האם הדמיון בין הסימנים מצביע על קשר הדוק דיו כדי לענות על דרישת החוק (עניין אבסולוט, עמוד 885; עניין אנג'ל, פסקה 46). כאשר מדובר על דילול על דרך ההכתמה, נדמה באופן כללי כי קל יותר יהיה להוכיח את דרישת הקשר, שכן על פי רוב תכלית ההכתמה היא שהצרכן יבין כי מושא הדברים הוא סימן המסחר המפורסם, ויקשר בין השימוש לסימן המפורסם ובעליו. בענייננו, הנחת היסוד של הפרסומות היא כי הצרכן יבין את הקשר של הפרסומת למוצרי המערערות ולסימן המסחר שלהן. עיקר הדיון בתיקי הכתמה מתרכז אפוא בתנאי השני – האפשרות לפגיעה כתוצאה מהשימוש. לתנאי זה חשיבות רבה, בגדרי האיזון בין האינטרסים והזכויות המתנגשים במסגרת ענף ההכתמה של דוקטרינת הדילול.
ודוקו, עסקינן בפגיעה כלכלית. כך עולה מדברי ההסבר להצעת החוק, המסבירים את תיקון הפקודה "בשים לב לצורך לתת הגנה לזכויות הקנין הרוחני", שהוא "בעל ערך כלכלי רב" (דברי הסבר להצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ה"ח הממשלה 2819, 524. וכן ראו טור-סיני, עמוד 281). בנוסף, תכליתה המרכזית של דוקטרינת הדילול היא להגן על ערכו המסחרי – המגולם במוניטין – של סימן המסחר מפני פגיעה, על דרך הטשטוש או על דרך ההכתמה. כך מבחינה היסטורית וגם נורמטיבית (עניין בקרדי, עמודים 282, 284; עניין אדידס, פסקה 19)). יודגש כי לפי הפקודה אין צורך להוכיח "פגיעה", דהיינו נזק כלכלי. לשון הסעיף היא "עלול להיפגע", ולא "נפגע". מן הצד השני, אין הנחה כי עצם השימוש בסימן גורר מיניה וביה פגיעה בערכו, אלא נדרש להוכיח קיומו של חשש קונקרטי. עלבון, הגחכה והכתמה עשויים לפגוע ברגשות בעליו של הסימן, אך לא לבוא לידי ביטוי בהתנהגות הצרכנים. הנטל מוטל על הטוען לקיומה של העילה. יש להוכיח אפוא בדרכים שונות כי השימוש בסימן המסחר עלול לגרום לפגיעה כלכלית בבעליו. ודייק עוד – נדרש "קשר סיבתי" בין השימוש בסימן לפגיעה בבעליו – "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור". הפגיעה האסורה היא זו הנובעת מהשימוש, ולא מגורמים אחרים.
לדוגמא, שימוש בסימן מסחר מפורסם במסגרת פרסומת משווה של המפרסם עם בעליו של סימן המסחר. במקרה כזה, גם אם השימוש בסימן אינו "מכתים" אלא ענייני, לשם השוואת המוצרים, התחרות בין המשתמש בסימן המוכר היטב לבעליו עשויה לפגוע ברווחי האחרון. במקרה כזה, חרף השימוש בסימן והפגיעה ברווחי בעליו, אין קשר סיבתי בין השימוש לפגיעה, שקשורה לעצם התחרות ולא לשימוש בסימן. על כן "הפרה" אין. דוגמא נוספת היא ביקורת על בעל הסימן שבה נעשה שימוש בסימן. גם במקרה כזה יתכן שהשימוש כשלעצמו אינו "מכתים" ואינו כרוך בפגיעה במוניטין של בעל הסימן, אלא שעדיין תיגרם פגיעה כלכלית לנוכח תוכן הביקורת. גם כאן יש שימוש בסימן ופגיעה, אך הואיל ואין קשר בין השניים – אין הפרה. כמובן, ככל שהשימוש בסימן המפורסם עצמו הוא פוגעני, ועלול לגרום לפגיעה הכלכלית, אין בכך שנלוו לו תחרות או ביקורת כדי להעניק חסינות מפני עילת הדילול. הסיבה להבחנות אלה נעוצה בתכלית הדין – מניעת פגיעה בבעל הסימן הנובעת מהשימוש בסימן, ולא מניעת פגיעה כלכלית הנובעת מסיבה אחרת. בל נשכח כי הענף המשפטי בו עסקינן הוא דיני סימני המסחר, שמעייניהם מופנים כלפי השימוש בסימן. בכך אין לשלול את האפשרות שבעל הסימן ימצא תרופה לפגיעה בו בענפי משפט אחרים.