הטענה הראשונה עניינה הפרת סימן המסחר של המערערות באמצעות עיצוב המילה Espresso בדומה לעיצוב סימן המסחר הרשוםNespresso . הבסיס הנורמטיבי לטענה זו מצוי בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן גם: הפקודה), אשר מגדיר "הפרה", בין היתר, כ"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך... (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר". אין חולק כי הסימן המעוצב Nespresso רשום בישראל, וכי הפרסומת מושא המחלוקת היא לשם פרסום טו בין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן – וביניהם מכונות קפה. הקושי בטענת המערערות נעוץ במילה הראשונה של הגדרת "הפרה": "שימוש". המילה Espresso עצמה לא הופיעה באופן גלוי וברור בתשדירי הפרסומת, וטענות המערערות כוונו כלפי שתי מילים מפוקסלות ומטושטשות שהופיעו במהלך תשדיר הפרסומת.
כנגד זאת טוענות המערערות כי הפרה אינה תלויה בשימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אלא די בשימוש בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה. הן מוסיפות כי לא זו בלבד שטשטוש המילה אינו יוצר שוני מספיק בין הסימנים – הרשום והמטושטש – אלא שהטשטוש אף מגדיל את החשש מפני הטעיית הצרכנים ביחס לעיצוב. ברם, עיון מדוקדק בפרסומת – בין בצפייה ראשונה ובין בצפייה חוזרת ונשנית – מוביל למסקנה אחרת. אחת משתי המילים שאליהן מתייחסות המערערות מופיעה על גבי שקית שאוחז כפילו של קלוני. מילה זו מטושטשת כל כך, שגם במאמץ לא ניתן להבין את הכיתוב, ובטח שלא לזהות עיצוב כלשהו שלו. לא ניתן אפוא לומר שנעשה שימוש בסימן מסחר, ולו כזה שעיצובו דומה במידת מה לעיצוב סימן המסחר של המערערות.
המילה השניה חקוקה מעל חנות הקפה המופיעה בתשדיר הפרסומת. אך גם מילה זו מטושטשת מאוד, וגם לאחר עיון מדוקדק קשה מאוד – אם בכלל – לזהות את המילה Espresso, מלבד האות o ומספר האותיות במילה. זאת ועוד, גם אם הייתי מניח שבמבט ממוקד ניתן להבין איזו מילה אמורה להיות כתובה מעל החנות בפרסומת, עדיין אין המדובר בהפרה של סימן מסחר. יש לזכור כי אין טענה שהמילה Espresso, כשלעצמה, מהווה הפרה של סימן המסחר הרשום Nespresso, אלא הדגש הוא על אופן עיצובן של שתי המילים. מבחינה עיצובית, ניתן להבחין בשני אלמנטים גרפיים המאפיינים את המילה המטושטשת בפרסומת – צבעה הלבן על רקע כהה, והעובדה שגובה האות הראשונה במילה כפול מגובהן של יתר האותיות. אשר לצבע – בנסיבות העניין צבע לבן על רקע כהה אינו אלמנט עיצובי המספיק, לבדו, לומר כי עיצוב שתי המילים דומה עד כדי להטעות, כאשר כלל לא ניתן להבחין באלמנטים נוספים, כגון גופן האותיות, זהותן וכדומה. לא למותר לציין שהמערערות צירפו לתיק את סימני המסחר הרשומים שבבעלותן, ובתוכם המילה המעוצבת Nespresso בכיתוב כהה על רקע בהיר, אך לא בכיתוב בהיר על רקע כהה. עניין זה אינו עומד בלב ההכרעה, אך גם הוא תומך במסקנה. אשר לגובה האות הראשונה לעומת יתר האותיות, הרי שבהקשר זה העיצוב של שני הסימנים שונה, ולא דומה. בסימן המסחר הרשום Nespresso גודל כל האותיות זהה, מלבד בליטה אלכסונית קטנה יחסית כלפי מעלה וכלפי מטה של האות הראשונה. בנסיבות אלה יש לדחות את הטענה שנעשה שימוש בסימן המסחר Nespresso (או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות) במסגרת תשדיר הפרסומת. כמובן, המבחן בכגון דא הוא במכלול. האחרון אינו משדר את המילה המעוצבת Nespresso. יתכן כי מי שמכיר את הפרסומת היטב, לאחר שצפה בה מספר פעמים ומכיר גם את הפרסומות מטעם המערערות, עשוי לחשוב שמטרת במאי הפרסומת היא להציג את המילה Espresso מתוך רמיזה לפרסומות של המערערות. הא ותו לא, ואין די בכך כדי לומר שנעשה שימוש בסימן המסחר שלהן.