5. לשם הצגת הלכה על מכונה, יצוין – למעלה מן הצורך – כי גם לו הייתה המשיבה משתמשת בגלוי בסימן המסחר המעוצב Nespresso, עדיין היה עלינו לפסוע כברת דרך בטרם מסקנה כי סימן המסחר הרשום הופר. במקרה כזה נדרשים היינו לנתח את המקרה בראי ההלכה שנקבעה בעניין מקדונלד. באותו עניין נדונה פרסומת מטעם רשת "ברגר קינג", אחת המתחרות של רשת מקדונלד'ס העולמית במסגרת שוק המזון המהיר. בתשדיר הפרסומת נאסר על שחקן הכדורסל אריאל מקדונלד להיכנס לסניף של ברגר קינג בעודו לבוש גופיה שעליה שם השחקן באנגלית (McDonald), וכניסתו הותרה רק לאחר שהחליף את גופייתו לחולצה הנושאת את הסמליל של ברגר קינג. בית משפט זה, מפי השופט א' ריבלין ובהסכמת השופט ס' ג'ובראן, קבע כי מדובר בהפרת סימן המסחר McDonald's. השופטת מ' נאור, לעומת זאת, קבעה בדעת המיעוט כי דיני סימני המסחר לא נועדו למנוע שימוש בסימן בסיטואציה מעין זו.
המחלוקת בעניין מקדונלד ניטשה בעיקרה סביב מקומו של החשש מפני הטעיית הצרכן בדיני סימני המסחר. ב"קרב פרסומות" מעין זה שנדון שם ונדון כאן, השימוש בסימן המסחר של המתחרה אינו כרוך בחשש מפני הטעיה. הפרסומת נועדה לבדל בין הסימנים ולהציג את השוני ביניהם, שוני שלדעת המפרסם מקנה לו יתרון על פני יריבו. השופטת נאור סברה כי האיסור על שימוש בסימן מסחר רשום במסגרת פרסומת נועד למנוע הטעיה של הצרכנים, כגון יצירת רושם מוטעה שהמוצר שמוצג בפרסומת קשור לבעל סימן המסחר הרשום. מכיוון שאין חשש כזה במסגרת פרסומת "לעומתית" מהסוג שלנו, עצם הופעת סימן המסחר הרשום בפרסומת אינו בגדר הפרת הזכויות בו. מנגד סברו שופטי הרוב כי "שימוש במוניטין לעלוב בבעליו" מפר את זכויות בעליו, גם אם הדבר אינו כרוך בחשש להטעיה, לפחות ככל שעלבון זה לא מלווה בנתונים עובדתיים הנוגעים לעסקו של המתחרה (שם, עמודים 336-335). בפסיקה הוצגה המחלוקת באמצעות תפיסות שונות של תפקיד דיני סימני המסחר – הגנה על זכות קניינית של בעל סימן המסחר, או הגנה על הציבור מפני הטעיה (ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות 38-37 (30.5.2013) (להלן: עניין אנג'ל)). זווית שונה של המחלוקת הוארה בספרות – שאלת היקף ההגנה הראוי על תדמית של סימן מסחר. עמדת הרוב מגינה על התדמית ומעודדת את ההשקעה ב"שוק התדמיות". לעומת זאת, עמדת המיעוט אינה מעודדת השקעה בתדמית הנלווית לסימן המסחר, שכן פגיעה "תדמיתית" בלבד ללא חשש להטעיה אינה זוכה להגנה (קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר (בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד)" משפטים לה 435, 446-445, 463-460, 469 (תשס"ה-תשס"ו) (להלן: זכרוב)).