להשלמת התמונה נאמר גם כי לא דיברנו עד עתה אלא באפשרות העקרונית לרשום עיצוב ייחודי של חנות שצבר מוניטין כסימן מסחר. שאלה נפרדת, שמצריכה ליבון ודיון, היא גבולות ההכרה באותו סימן מסחר. הקושי המרכזי בהקשר זה נעוץ בתפר שבין דיני סימני המסחר לדינים אחרים, כגון עיצובים, פטנטים או זכויות יוצרים. עיצוב יכול להיות גם בעל תכונות אסתטיות, פונקציונליות או אומנותיות. ככזה, עשויות לחול עליו מערכות דינים נוספות, שמאפשרות את העתקתו בגלל אינטרסים ציבוריים חשובים. מקרה בולט שנדון בבית משפט זה נסוב על האפשרות שעיצובו של ממתק שוקולד ("טופיפי") ישמש סימן מסחר של יצרנית הממתק (ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פ''ד סב(4) 1 (23.3.2008)). באותו עניין הוכרה האפשרות שעיצוב של מוצר, שזכה עם השנים לאופי מבחין, יוכל להירשם כסימן מסחר, אך זאת רק בכפוף לאיזונים המצויים במערכות דינים אחרות. למשל, הכרה כזו תתאפשר רק אם אין לעיצוב תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי, אלא הוא משמש לבידולו של המוצר ממוצרים אחרים (שם, פסקה 30). אם כן, הכרה באפשרות לרשום עיצוב כסימן מסחר כפופה למגבלות נוספות. כאמור, לנוכח התשתית העובדתית אין לנו צורך לדון בכל אלה בהליך הנוכחי.
9. הטענה השלישית שהעלו המערערות ביחס להפרת סימן מסחר היא כי המשיבה השתמשה במוניטין המשויך לסימן Nespresso, באמצעות השימוש בכפילו של קלוני. הן אינן חולקות על כך שדמותו של קלוני אינה סימן מסחר רשום בישראל, ואף לא נטען כי הדמות כשלעצמה היא סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. הטענה היא כי דמותו של קלוני היא חלק בלתי נפרד מההקשרים או האסוציאציות המשויכות למותג Nespresso ומן המוניטין של המערערות. דא עקא, דיני סימני המסחר עוסקים בסימני מסחר, ולא בהקשרים, אסוציאציות או במוניטין שלא עברו קריסטליזציה וגובשו לכדי סימן מסחר. הגדרת "הפרה" – על כל ענפיה – פותחת ב"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר". שימוש בסימן מסחר, ולא במוניטין, הקשר או אסוציאציה שאינם בגדר סימן מסחר. אין כל בסיס לטענת המערערות כי יש להרחיב את הגנת פקודת סימני מסחר גם אל מה שאינו שימוש בסימן מסחר. טענה כזו אף אינה עולה בקנה אחד עם תכלית הדין, והיא פוגעת בתכליות ואינטרסים חשובים אחרים, כגון חופש הביטוי וחופש העיסוק – ואין כאן המקום או הצורך להאריך. ניתן להסתפק בכך כדי לדחות את טענות המערערים בהקשר זה. נשוב ונדון בה במסגרת הדיון בעילה של התעשרות שלא כדין ממוניטין, הגם שמוניטין אלה אינם בגדר סימן מסחר.
לסיכומו של פרק זה, המערערות לא הוכיחו כי המשיבה השתמשה בסימן מסחר שלהן, רשום או מוכר היטב, ומטעם זה יש לדחות את שלוש טענותיהן להפרת סימן מסחר, ולאשר את מסקנת בית המשפט המחוזי בעניין זה.
ג. דילול סימן מסחר
10. עילת תביעה נוספת שהעלו המערערות היא "פגיעה בנכס מוניטין ודילול מוניטין". כפי שנראה להלן, עילת הדילול אינה עילת תביעה עצמאית, אלא טענה נוספת, רביעית במספר, להפרת סימן מסחר. מכל מקום, המערערות טוענות כי השימוש בכפילו של קלוני "שחק" את המוניטין של המערערות שכן כעת מי שיצפה בקלוני ייזכר גם במוצרי הקפה של המשיבה. כן נטען כי השימוש בכפיל "הכפיש" את סימן המסחר של המערערות, החליש אותו ופגע בערכו. בית המשפט המחוזי דחה טענות אלה, בעיקר מן הטעם שלא הוכח פוטנציאל לשחיקה וטשטוש המוניטין. מסכים אני לתוצאה של דחיית טענות המערערות בהקשר זה, אף כי לשיטתי אין צורך להידרש כלל לשאלה האם הוכח או לא הוכח פוטנציאל לפגיעה כלכלית במערערות בנסיבות העניין. אבאר.
עילת הדילול נקבעה בדין הישראלי בע"א 6181/96 קרדי נ'Bacardi & Company Limited , פ"ד נב(3) 276 (1998) (להלן: עניין בקרדי). באותו עניין נדונה התנגדותה של חברת המשקאות החריפים הבינלאומית BACARDI לרישומו של סימן המסחר BAKARDI ביחס לדברי הלבשה. ייחוד המקרה נבע מכך שסימן המסחר BACARDI נרשם בישראל רק ביחס למשקאות חריפים, ואף לא נעשה בו שימוש בפועל ביחס לטובין מסוגים אחרים. לכן לא ניתן היה למנוע את הרישום ביחס לדברי הלבשה על בסיס סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר, המונע על פי רוב רישום של סימן הזהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר רשום: "סימנים אלה אינם כשרים לרישום... סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות" (ההדגשה אינה במקור). למרות זאת סרב רשם סימני המסחר לרשום את סימן המסחר BAKARDI מנימוקים אחרים שיפורטו להלן, ובית משפט זה דחה את הערעור על החלטתו. בית המשפט עמד על המגמה המודרנית של הגנה רחבה על מוניטין בינלאומיים, שמתבטאת בדוקטרינת ה"דילול" של סימני מסחר, שאומצה בארצות הברית ובאנגליה (שם, עמוד 281). בית המשפט, מפי השופט י' אנגלרד ובהסכמת השופטים ש' לוין וט' שטרסברג-כהן, הוסיף והסביר שדוקטרינת הדילול נועדה למנוע שימוש בסימן מסחר של עסק "חוצה גבולות" גם כאשר השימוש בו אינו מעלה חשש להטעיית הצרכנים, למשל לנוכח השימוש בו על גבי סחורה שונה לחלוטין מזו שעל גביה מוטבע הסימן בדרך כלל.
ההצדקה לאיסור על השימוש בסימן חרף העדר חשש להטעיה נומקה בשלושה טעמים: אחד, "המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין שעליהם לא הוא טרח". שני, "ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר". שלישי, שימוש בסימן המסחר ייצור מצב "בלתי סביר, שבו תימנע מבעליו המקוריים של הסימן המפורסם הזכות להשתמש בשמו ובסימניו המקוריים, שכן זכויות אלה כבר נרכשו על-ידי היצרן המקומי, ברושמו את סימן המסחר המפורסם" (שם, עמודים 284-282). הלכת בקרדי פסעה בנתיב שונה מפסק דין שקדם לה בכמה עשורים, בו נקבע כי הגם שראוי להגן על בעל סימן מסחר מפורסם מפני דילול – העניין לא נקבע במפורש בפקודת סימני מסחר, ופיתוח הדין בצורה זו הוא עניין למחוקק ולא לבית המשפט (ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג(2) 373, 380 (1969)). בעניין בקרדי סבר בית המשפט כי ראוי לעיין מחדש בהלכה הוותיקה, לנוכח ההתפתחויות שחלו בשלושים השנים שעברו בפסיקה בישראל ובדרכי המסחר בארץ ובעולם. בד בבד, נקבע שניתן לעגן את דוקטרינת הדילול הישראלית בסעיף 11(6) לפקודת סימני מסחר, הקובע כי "סימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר" אינו כשר לרישום.
כשנה ומחצה לאחר שנקבעה הלכת בקרדי תוקנה פקודת סימני מסחר, ובין היתר נוספו הסעיפים העוסקים בהגנה על סימן מסחר מוכר היטב, שחלקם צוטטו ונדונו לעיל (על הרקע לתיקון זה, והקשר שלו למוניטין בינלאומיים, ראו לאחרונה פסק דינו של חברי, השופט ג' קרא, בע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, [פורסם בנבו] פסקאות 15-13, 18 (17.12.2018)). במסגרת התיקון נוספה גם ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב הרשומים בישראל, אשר מזכירה בהיבטים רבים את דוקטרינת הדילול. בפרט, שני ההסדרים נועדו להגן על בעליהם של סימני מסחר "חזקים" מפני שימוש בהם ללא רשות, גם כאשר השימוש בסימן נעשה על גבי סחורה שאינה מסומנת בסימן המסחר הרשום ולא מתעורר חשש להטעיית הצרכנים. כך, כדי למנוע פגיעה כלכלית בבעליהם (מיכאל כהן "העלייה, הנפילה והצעה לרגנרציה של דוקטרינת דילול המותגים הישראלית" משפטים מז 449, 463-459 (2018) (להלן: כהן)). הדמיון הרב בין שני ההסדרים העלה את השאלה האם ההגנה החקוקה על סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל החליפה את דוקטרינת הדילול הפסיקתית שקדמה לה, או שמדובר בשני הסדרים שונים שיש להוסיף ולבחון את שניהם באופן עצמאי. בשנים הראשונות לאחר תיקון הפקודה הוצע בספרות לראות בתיקון אימוץ חקוק של דוקטרינת הדילול (Amir H. Khoury, Well-Known and Famous Trademarks in Israel: TRIPS from Manhattan to the Dawn of a New Millennium!, 12 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 991, 1031 (2002); עופר טור-סיני "דיני קניין רוחני – צעידה אל מילניום חדש (מגמות וחידושים במשפט הישראלי)" קרית המשפט ה 177, 282-278 (התשס"ה) (להלן: טור-סיני)). למרות זאת, בפסקי הדין שניתנו בתקופה זו נותחו שתי העילות – דילול והפרת סימן מסחר מוכר היטב ורשום – כשתי עילות נפרדות (עניין אבסולוט, עמודים 888-878; ע"א 8441/04 Unilever Plc. נ' שגב, [פורסם בנבו] פס' 26-24 (23.8.2006) (להלן: עניין Unilever); ע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A of Cachan, France, [פורסם בנבו] פסקאות 16-11, 20-19 (7.12.2006) (להלן: עניין דלתא)). בפסק הדין האחרון, שניתן בשנת 2006, הועלתה במפורש סוגיית היחס בין העילות, והושארה ללא הכרעה (שם, פסקאות 20-19).
כיום הנטייה בפסיקה ובספרות היא לראות בהוספת ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב ורשום כהכרה בחקיקה בדוקטרינת הדילול, כך שאין לבחון באופן נפרד את שני ההסדרים: "בשנת 1999, הוסף לפקודת סימני המסחר סעיף 46א אשר מכיר בעיקרון של דילול... כעת, משהתקבלו חלקים מדוקטרינת הדילול אל תוך החקיקה הישראלית, אין עוד ספק כי בעל סימן מסחר יכול לתבוע מכוחה" (עניין טומי הילפיגר, פסקאות 53-52). וכן ראו עניין אדידס, פסקה 19; סורוקר, עמודים 557, 566-565; כהן, עמודים 463-459). משמעות הדבר היא שיש לבחון את דוקטרינת הדילול על פי דרישות הפקודה, ואין המדובר בשני הסדרים משפטיים נפרדים שעשויים להוביל לתוצאות שונות. יוער כי גם בעבר, עת נותחו שתי העילות באופן עצמאי, הגיעו בתי המשפט לתוצאות זהות בעת ניתוח העילות – או ששתיהן נדחו או ששתיהן אושרו. מבחינה מעשית, אם כן, מעולם לא היה ביניהן הבדל (ראו למשל שלושת פסקי הדין שהובאו בסוף הפסקה הקודמת).
11. כיצד ההקדמה האמורה משתלבת בנסיבות המקרה שלפנינו? כאמור, עילת ה"דילול" שאומצה בחקיקה מותנית ברישומו של סימן המסחר המוכר היטב בפנקס סימני המסחר הישראלי. כאשר סימן המסחר המוכר היטב אינו רשום, ההגנה המוקנית לו מפני הפרה מוגבלת לשימוש בסימן (או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות) לשם סימון אותו סוג סחורה שביחס אליה נרשם סימן המסחר, דהיינו סחורה מאותו "הגדר" – מאותה משפחה מסחרית (חלופה (3) להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה; עניין טוטו זהב, עמודים 895-894). מדובר בסיטואציה הכרוכה מטבעה בחשש מפני הטעיה, והיא אינה קשורה לדוקטרינת הדילול. לעומת זאת, ביחס לסימן מוכר היטב הרשום בישראל הורחבה הגדרת ההפרה בכמה מובנים חשובים:
"'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך [...]
(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לענין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור" (סעיף 1 לפקודה. ההדגשות הוספו).
מאפיין ייחודי ראשון של הסדר זה הוא שהפרה יכולה להיות גם כאשר השימוש בסימן הוא על גבי מוצרים שונים לחלוטין מאלה שביחס אליהם רשום סימן המסחר ("שאינם מאותו הגדר"), למרות שבאופן טיפוסי לא מדובר בסיטואציה הכרוכה בחשש להטעיית הצרכנים. שנית, נאסר גם השימוש בסימנים הדומים לסימן הרשום, אך כפי שכבר פורט לעיל – בולטת בחסרונה הדרישה לדמיון מטעה. שלישית, לצד העדרה של דרישה לדמיון מטעה, נקבעו שני מבחנים לשם הטלת האחריות בגין השימוש בסימן הרשום או בסימן הדומה לו – השימוש צריך להצביע על "קשר" לבעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום "עלול להיפגע" מהשימוש בסימן.
האם במקרנו המערערות יכולות ליהנות מההגנה המורחבת – לא רק מפני הפרה "קלאסית" אלא גם מפני דילול המוניטין? הטענה שאותה העלו היא כי הדילול הוא של ה"מוניטין", כאשר עיקר הדגש הושם על דמותו של קלוני, ש"דוללה" באמצעות דמותו של הכפיל. אך טענה זו אינה עוברת משוכה ראשונית. כפי שהוצג לעיל, עילת הדילול אינה אלא עילה של הפרת סימן מסחר מוכר היטב הרשום בישראל. הפרה כזו נעשית באמצעות שימוש בסימן או בסימן הדומה לו, ולא ב"מוניטין" של אדם או חברה גרידא. ברם, דמותו של קלוני אינה סימן מסחר רשום, כמוסבר לעיל. לכן, גם אם היינו מניחים שלדמות יש מוניטין ושנעשה שימוש במוניטין אלה – ואיני קובע כי זה המצב – עדיין לא היה בכך לסייע למערערות. רק שימוש בסימן מסחר רשום יכול להקים עילת הפרה של סימן מסחר מוכר הרשום בישראל. אגב, גם לפי דוקטרינת הדילול הפסיקתית שקדמה לתיקון הפקודה, לא ניתן היה לדלל "מוניטין" כשלעצמם, אלא נדרש היה להראות שימוש בסימן המסחר הרשום או בסימן הדומה לו (כפי שהיה בפרשות בקרדי ו-Unilever). אשר לסימן המסחר המוכר היטב Nespresso, הוא אמנם רשום בישראל, אך כאמור – לא נעשה בו (או בסימן המעוצב בדומה לו) שימוש במסגרת הפרסומות מטעם המשיבה.
בשולי הדיון נעיר כי בפני המערערות ניצבת משוכה נוספת במסגרת טענת הדילול. נניח, למשל, שתמונתו של קלוני הייתה – בהסכמתו – סימן מסחר רשום של המערערות ביחס לקפה ומוצריו (ראו סעיף 11(8) לפקודה). אפילו במקרה כזה, ניתן היה לטעון שפרסום מוצרי הקפה של המשיבה באמצעות תמונת כפילו של קלוני (עם כיתוב המבהיר שלא מדובר בקלוני) אינו מדלל המוניטין שמאחורי דמותו ותמונתו של קלוני. הסיבה לכך היא שהשימוש בשני הסימנים – תמונת קלוני ותמונת הכפיל – הוא ביחס למוצרי קפה שאותם משווקים שני הצדדים להליך, ומצויים במוקד התחרות ביניהם. בפסיקה ובספרות קיימים חילוקי דעות ביחס לשאלה האם ניתן לטעון לדילול סימן מסחר, בנסיבות שבהן אין חשש להטעיה, כאשר שני הסימנים המתחרים מוטבעים על סחורה מאותו "הגדר". נטיית הפסיקה כיום היא לשלול את האפשרות לטעון לקיומו של דילול במקרה כזה (עניין אדידס, פסקה 19; עניין אנג'ל, פסקאות 45-44), הגם שמפסיקה מוקדמת יותר עולה עמדה שונה (עניין Unilever, פסקה 26. באותו עניין היה חשש להטעיה, אך בית המשפט היה נכון לבחון את תחולת ההגנה על סימן מוכר היטב ורשום ביחס למוצרים מאותו הגדר, גם בהנחה שלא נדרש חשש להטעיה. וכן ראו כהן, עמודים 471-468). יצוין כי בארצות הברית ובאירופה נקבע במפורש כי ניתן לדלל סימן מסחר גם באמצעות שימוש בו או בסימן הדומה לו על גבי אותו סוג של סחורה, גם כאשר אין דמיון מטעה העולה לכדי הפרה של סימן המסחר. דוגמא יפה לגישה זו מצויה בפסק דין שניתן על ידי בית הדין לערעורים של OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) – הגוף האחראי על מרשם סימני המסחר בתוך האיחוד האירופי. באותו עניין טענה חברת משקאות האנרגיה המפורסמת Red Bull, בין היתר, כי סימן מסחר של חברה מתחרה בשם Red Dog פוגע באופי המבחין של סימן המסחר המפורסם. הערכאה הראשונה קיבלה את הטענה ובית הדין לערעורים דחה את הערעור של Red Dog, תוך קביעה שסימן המסחר דולל – הגם שדובר על טובין זהים. למעשה אף ניתן משקל ניכר לנתון זה (RED DOG / RED BULL et al R-69/2009-1, par. 18, 24-26 (11 January 2010). לדוגמא מארצות הברית ראו Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011). בפסק הדין הוכרה האפשרות של דילול סימן מסחר, ללא חשש הטעיה, במקום שבו שני הסימנים המתחרים הופיעו על גבי מכנסי ג'ינס). כאן, כאמור, איננו נדרשים לדון בעניין זה, הואיל ודמותו של קלוני אינה סימן מסחר השייך למערערות.