המילה השניה חקוקה מעל חנות הקפה המופיעה בתשדיר הפרסומת. אך גם מילה זו מטושטשת מאוד, וגם לאחר עיון מדוקדק קשה מאוד – אם בכלל – לזהות את המילה Espresso, מלבד האות o ומספר האותיות במילה. זאת ועוד, גם אם הייתי מניח שבמבט ממוקד ניתן להבין איזו מילה אמורה להיות כתובה מעל החנות בפרסומת, עדיין אין המדובר בהפרה של סימן מסחר. יש לזכור כי אין טענה שהמילה Espresso, כשלעצמה, מהווה הפרה של סימן המסחר הרשום Nespresso, אלא הדגש הוא על אופן עיצובן של שתי המילים. מבחינה עיצובית, ניתן להבחין בשני אלמנטים גרפיים המאפיינים את המילה המטושטשת בפרסומת – צבעה הלבן על רקע כהה, והעובדה שגובה האות הראשונה במילה כפול מגובהן של יתר האותיות. אשר לצבע – בנסיבות העניין צבע לבן על רקע כהה אינו אלמנט עיצובי המספיק, לבדו, לומר כי עיצוב שתי המילים דומה עד כדי להטעות, כאשר כלל לא ניתן להבחין באלמנטים נוספים, כגון גופן האותיות, זהותן וכדומה. לא למותר לציין שהמערערות צירפו לתיק את סימני המסחר הרשומים שבבעלותן, ובתוכם המילה המעוצבת Nespresso בכיתוב כהה על רקע בהיר, אך לא בכיתוב בהיר על רקע כהה. עניין זה אינו עומד בלב ההכרעה, אך גם הוא תומך במסקנה. אשר לגובה האות הראשונה לעומת יתר האותיות, הרי שבהקשר זה העיצוב של שני הסימנים שונה, ולא דומה. בסימן המסחר הרשום Nespresso גודל כל האותיות זהה, מלבד בליטה אלכסונית קטנה יחסית כלפי מעלה וכלפי מטה של האות הראשונה. בנסיבות אלה יש לדחות את הטענה שנעשה שימוש בסימן המסחר Nespresso (או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות) במסגרת תשדיר הפרסומת. כמובן, המבחן בכגון דא הוא במכלול. האחרון אינו משדר את המילה המעוצבת Nespresso. יתכן כי מי שמכיר את הפרסומת היטב, לאחר שצפה בה מספר פעמים ומכיר גם את הפרסומות מטעם המערערות, עשוי לחשוב שמטרת במאי הפרסומת היא להציג את המילה Espresso מתוך רמיזה לפרסומות של המערערות. הא ותו לא, ואין די בכך כדי לומר שנעשה שימוש בסימן המסחר שלהן.
5. לשם הצגת הלכה על מכונה, יצוין – למעלה מן הצורך – כי גם לו הייתה המשיבה משתמשת בגלוי בסימן המסחר המעוצב Nespresso, עדיין היה עלינו לפסוע כברת דרך בטרם מסקנה כי סימן המסחר הרשום הופר. במקרה כזה נדרשים היינו לנתח את המקרה בראי ההלכה שנקבעה בעניין מקדונלד. באותו עניין נדונה פרסומת מטעם רשת "ברגר קינג", אחת המתחרות של רשת מקדונלד'ס העולמית במסגרת שוק המזון המהיר. בתשדיר הפרסומת נאסר על שחקן הכדורסל אריאל מקדונלד להיכנס לסניף של ברגר קינג בעודו לבוש גופיה שעליה שם השחקן באנגלית (McDonald), וכניסתו הותרה רק לאחר שהחליף את גופייתו לחולצה הנושאת את הסמליל של ברגר קינג. בית משפט זה, מפי השופט א' ריבלין ובהסכמת השופט ס' ג'ובראן, קבע כי מדובר בהפרת סימן המסחר McDonald's. השופטת מ' נאור, לעומת זאת, קבעה בדעת המיעוט כי דיני סימני המסחר לא נועדו למנוע שימוש בסימן בסיטואציה מעין זו.
המחלוקת בעניין מקדונלד ניטשה בעיקרה סביב מקומו של החשש מפני הטעיית הצרכן בדיני סימני המסחר. ב"קרב פרסומות" מעין זה שנדון שם ונדון כאן, השימוש בסימן המסחר של המתחרה אינו כרוך בחשש מפני הטעיה. הפרסומת נועדה לבדל בין הסימנים ולהציג את השוני ביניהם, שוני שלדעת המפרסם מקנה לו יתרון על פני יריבו. השופטת נאור סברה כי האיסור על שימוש בסימן מסחר רשום במסגרת פרסומת נועד למנוע הטעיה של הצרכנים, כגון יצירת רושם מוטעה שהמוצר שמוצג בפרסומת קשור לבעל סימן המסחר הרשום. מכיוון שאין חשש כזה במסגרת פרסומת "לעומתית" מהסוג שלנו, עצם הופעת סימן המסחר הרשום בפרסומת אינו בגדר הפרת הזכויות בו. מנגד סברו שופטי הרוב כי "שימוש במוניטין לעלוב בבעליו" מפר את זכויות בעליו, גם אם הדבר אינו כרוך בחשש להטעיה, לפחות ככל שעלבון זה לא מלווה בנתונים עובדתיים הנוגעים לעסקו של המתחרה (שם, עמודים 336-335). בפסיקה הוצגה המחלוקת באמצעות תפיסות שונות של תפקיד דיני סימני המסחר – הגנה על זכות קניינית של בעל סימן המסחר, או הגנה על הציבור מפני הטעיה (ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות 38-37 (30.5.2013) (להלן: עניין אנג'ל)). זווית שונה של המחלוקת הוארה בספרות – שאלת היקף ההגנה הראוי על תדמית של סימן מסחר. עמדת הרוב מגינה על התדמית ומעודדת את ההשקעה ב"שוק התדמיות". לעומת זאת, עמדת המיעוט אינה מעודדת השקעה בתדמית הנלווית לסימן המסחר, שכן פגיעה "תדמיתית" בלבד ללא חשש להטעיה אינה זוכה להגנה (קטיה זכרוב "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר (בעקבות ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד)" משפטים לה 435, 446-445, 463-460, 469 (תשס"ה-תשס"ו) (להלן: זכרוב)).
הלכת מקדונלד נקבעה בשנת 2004. מאז נשמעו בבית משפט זה מספר קולות התומכים בדעת המיעוט של השופטת נאור, או מטילים ספק – במפורש או במשתמע – בנכונות ההלכה (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 892 (2004) (להלן: עניין טוטו זהב) (השופטת ד' ביניש); עניין אנג'ל, פסקה 37 (השופט י' עמית); ע"א 7629/12 סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, [פורסם בנבו] פסקה 32 (16.11.2014) (להלן: עניין טומי הילפיגר) (השופטת ד' ברק-ארז); ע"א 1248/15 Fisher Price Inc נ' דוורון - יבוא ויצוא בע"מ, [פורסם בנבו] פסקאות עט-פ (31.8.2017) (המשנה לנשיאה א' רובינשטיין)). גם בספרות ניתן למצוא ההסתייגות מהלכת מקדונלד (ראו למשל מאמרה של זכרוב, שהוקדש לדיון ביקורתי בפסק הדין; לאה צ'אן גרינוולד "סימני מסחר וחופש הביטוי" קניין רוחני: עיונים בינתחומיים 215, 259-255 (מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר עורכים, 2015) (להלן: צ'אן גרינוולד)). ארשה לעצמי להצטרף למקהלת המסתייגים. להשקפתי, עמדת המיעוט הציגה פרשנות לשונית ראויה של המונח "פרסום", לצד הגיון רב בניתוח תכלית דיני סימני המסחר. בענייננו, לו היה סימן המסחר של המערערות מופיע בפרסומת, היינו נדרשים לדון בהבחנות האפשריות בין עניין מקדונלד למקרנו, כמו גם בתוקפה של הלכת מקדונלד כיום. אולם מכיוון שאצלנו כלל לא נעשה שימוש בסימן המסחר הרשום או בסימן הדומה לו, בניגוד לעניין מקדונלד שם נקבע כי היה שימוש במילה McDonald, די לנו באמור עד כה במסגרת פרק זה. נשוב ונרחיב בסוגיה זו בהמשך, בפרק העוסק בדילול סימן מסחר.
6. טענה שנייה להפרת סימן מסחר עוסקת באופן עיצוב וסידור החנויות של המערערות. עיצוב החנויות אינו רשום כסימן מסחר בפנקס סימני המסחר הישראלי (להלן: סימן רשום), אך בכל זאת סבורות הן כי הוא "סימן מסחר מוכר היטב". פקודת סימני מסחר מכירה בזכויות הקיימות לבעליו של סימן מסחר מוכר היטב, ואף כזה שאינו רשום, הגם שההגנה על סימן שאינו רשום מצומצמת יותר. סימן מסחר מוכר היטב מוגדר כך:
"סימן המוכר היטב בישראל... ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק" (סעיף 1 לפקודה. ההדגשה הוספה).
הגדרת הדיבר "הפרה" בסעיף 1 לפקודה כוללת גם שימוש בסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום:
"'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך... (3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לענין טובין מאותו הגדר".
סעיף 46א(א) לפקודה מוסיף וקובע את זכות השימוש הייחודית השמורה לבעליו של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום:
"סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר" (ראו גם סעיף 11(13), המונע רישום של סימן המפר את הזכויות בסימן מוכר היטב שאינו רשום).
סעיפים אלה מבססים את התשתית הנורמטיבית לטענת המערערות כי עיצוב חנויותיהן הוא סימן מסחר מוכר היטב, הגם שאינו רשום, וכי עיצוב החנות בפרסומת של המשיבה מפר את זכותן לשימוש ייחודי בו. בית המשפט המחוזי דחה טענה זו על בסיס עובדתי, וקבע כי המערערות לא הניחו כל תשתית ראייתית לכך שעיצוב חנויות המערערות הוא סימן מסחר מוכר היטב. תשתית כזו אכן לא הונחה גם לפנינו. המערערות משליכות יהבן על אמירה של גורם מסוים מגורמי המשיבה, אולם אמירה כזו, שאינה מגובה בכל מסמך או חומר אחר, לא תצלח להוכחת מידת פרסומו של סימן המסחר. גם אם נניח כי אמירה כזו מעידה על מוניטין, עדיין רב המרחק בין קיומו של מוניטין שהיקפו אינו ידוע לבין היותו של סימן "מוכר היטב". די בכך כדי לדחות את טענות המערערות בהקשר זה. יחד עם זאת, ומכיוון שטענת המערערות מעוררת מספר שאלות שטרם זכו להתייחסות קונקרטית במשפטנו, נתייחס באופן בלתי ממצה לשתי נקודות העולות מטענת המערערות.
7. הנקודה הראשונה עניינה הופעת סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום במסגרת פרסומת, באופן שאינו כרוך בחשש להטעיית הצופים בפרסומת. ניתן לטעון שהדין אינו מונע שימוש כזה בסימן המסחר הבלתי רשום, לנוכח ההבחנה שיוצרת הפקודה בין שני סוגים סימנים מוכרים היטב – רשומים ושאינם רשומים. כאשר הסימן המוכר היטב רשום, הנוסח הרלוונטי של הפקודה המגדיר מהי "הפרה" אינו כולל את המילה "הטעיה" על הטיותיה השונות, וזאת בשונה מהגדרת "הפרה" ביחס לסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום (ראו חלופה (4) להגדרת "הפרה" בפקודה, לעומת חלופה (3)). על בסיס נוסח זה של החוק ועל יסוד אינדיקציות פרשניות נוספות, העמדה הרווחת בפסיקה ובספרות היא שהגנת הדין מפני שימוש בסימן המסחר המוכר היטב והרשום עשויה לקום גם אם אין חשש להטעיית הצרכנים (ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 885 (2004) (להלן: עניין אבסולוט); ע"א 563/11Adidas Salomon A.G. נ' יאסין, [פורסם בנבו] פסקה 19 (27.8.2012) (להלן: עניין אדידס); עניין טומי הילפיגר, פסקה 31; איריס סורוקר "עיונים בעיצובו של סימן המסחר המודרני" ספר שלמה לוין 527, 566-565 (אשר גרוניס, אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני עורכים, 2013) (להלן: סורוקר)). בשונה מכך, כאשר הסימן המוכר היטב אינו רשום, הפרה מוגדרת כשימוש בסימן או בסימן הדומה לו "עד כדי להטעות". יוצא כי בעל סימן מסחר שלא רשם את הסימן בפנקס נושא ב"מחיר". הדין מגן על הסימן הרשום יותר מאשר על רעהו שאינו רשום. תמריץ לרישום הסימן מסייע לוודאות, הנדרשת בעולם המסחרי. אחד ההבדלים בין סוגי ההגנות השונות הוא התלות בקיומו של חשש מפני הטעיה. לנוכח הבחנה מפורשת זו הקבועה בחוק, נראה שהמחוקק ביקש לייחד את ההגנה המורחבת שאינה תלויה בחשש מפני הטעיה לסימנים מוכרים היטב רשומים, ולא לסימנים מוכרים היטב שאינם רשומים. יוער כי כוחם של סימנים מוכרים היטב שאינם רשומים נופל אפילו מכוחם של סימנים רשומים "רגילים", שבהם עסקה הלכת מקדונלד, עניין המתבטא גם בקשת הסעדים הרלוונטית לכל אחד מסוגי הסימנים (סעיף 59 לפקודה).
8. הנקודה השנייה העולה מטענת המערערות נוגעת לסוג סימן המסחר שעל הפרק – עיצוב ייחודי של חנות. הגדרתו של סימן מסחר היא "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". "סימן" מוגדר כ"אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה" (סעיף 1 לפקודה). עיצוב של חנות אינו אותיות, ספרות או מילים, ונראה שגם לא "דמות". האם ניתן להגדירו כ"אותות אחרים"? ולחלופין, האם הרשימה המנויה בסעיף אינה ממצה? התפיסה המקובלת של דיני סימני המסחר היא שהדגש אינו מצוי רק ב"מה" (מהו סוג הסימן) אלא גם ב"האם": האם הסימן הוא בעל מאפיין ייחודי המסוגל לסייע לצרכן להבחין בין יצרנים שונים (סורוקר, עמודים 529-528). כך, למשל, נדונה בארצות הברית ובאירופה השאלה האם ריחות או טעמים כשרים וראויים להירשם כסימן מסחר. מן הצד האחד, הוכר הקושי הכרוך בסימני מסחר מעין אלה, כאשר אחד השיקולים המרכזיים שהועלו הוא יכולתו החלשה של חוש הריח או הטעם האנושי לאותת לצרכנים בקלות וביעילות כי מוצר מסוים מיוצר על ידי פלוני ומוצר אחר על ידי אלמוני (In case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt [2002] ECR I-11737; סורוקר, עמודים 541-540).
מן הצד השני, הוכרה האפשרות העקרונית הזו, וריחות מסוימים אף נרשמו כסימני מסחר לאחר שרכשו את היכולת לסמן באפקטיביות מוצרים ולהבחין בין יצרנים. לדוגמא, ריח פירותי לסימון מוצרי דלק או ריח של דשא קצור לכדורי טניס (ראו ההפניות שם). סוג נוסף של סימני מסחר שהוכר באופן עקרוני ומעשי הוא צלילים. בארצות הברית, למשל, נרשמה כסימן מסחר שאגת האריה המפורסמת בה נפתחים הסרטים שמפיקה חברת MGM (Metro Goldwyn Mayer) (In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (T.T.A.B. 2006)). באירופה אף הוכר אופן עיצובה של חנות כסימן מסחר, זאת ביחס לחנויות של חברת Apple (In Case C 421/13, Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt [2014] BusLR 962). דוגמא אחרונה זו של חברת Apple ממחישה היבט נוסף של השיקולים. מילה זו כשלעצמה אינה בעלת אופי מבחין "מולד" אינהרנטי, דהיינו Apple היא מילה המצויה בנחלת הכלל ולא ניתן למנוע את השימוש בה באופן גורף. כוחה כסימן מסחר נובע מהקשר השרירותי בין תפוח לטכנולוגיה והמשמעות שרכש הסימן הספציפי – תפוח נגוס – עם השנים. עניין זה מתבטא בהיקף האיסור על השימוש בסימן – לא בכל הקשר ובכל מצב, אלא רק בתחומים שבהם הסימן הוא בעל אופי מבחין חזק (ראו עניין אדידס, פסקה 9).
לשם הבנת הרקע להכרה הנרחבת, יחסית, בהתפרשותם של דיני סימני המסחר על סוגי סימנים שונים, נשוב ונזכיר את התכלית המרכזית שביסודם: הבחנה בין יצרני סחורות, המתבטאת ביכולת לסמן לצרכן מהו מקורו של כל מוצר תוך מניעת הטעיה ויצירת חיץ בין המוניטין של היצרנים השונים. הגנת הדין מתבקשת ככל שאות כלשהו – יהא זה ריח, טעם, צליל או עיצוב – נצרב בתודעתו של הצרכן כקשור ליצרן מסוים דווקא. בהעדר איסור על שימוש בסימן, ניתן יהיה להשתמש בו אפילו באופן שעלול להטעות את הצרכנים ולהסב מכירות מבעל הסימן שאת סחורתו התכוונו לרכוש. כמובן, ישנם שיקולים רלוונטיים נוספים לשם הכרה באות מסוים כסימן מסחר הניתן לרישום, מעבר לחשש ההטעיה. כך, בית המשפט האירופי דחה עתירה לרשום את צליל "קריאת התרנגול" כסימן מסחר, בין היתר לנוכח הקושי הטכני לנהל מרשם אפקטיבי, שהמעיין בו יוכל להמנע מלהשתמש בסימן אך יוכל להשתמש בסימנים דומים שאינם מטעים (Shield Mark BV v. Joost Kist (Case C-283/01) [2003] E.T.M.R 3).