"דיני רישום סימני המסחר, השימוש בהם והפרתם, כפי שנקבעו בהוראות הפקודה, נועדו להגן על שם מסחרי שהיה לקניינו של אדם ועל המוניטין שרכש לו בעשותו שימוש בשמו וכן להגן על האינטרס שיש לציבור במניעת הטעיה עקב שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר. על רקע האמור נפנה לבחינת טענות הצדדים כסדרן".
סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר מהי הפרה של סימן מסחר רשום:
"...'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר...".
להוכחת הפרה של סימן מסחר, אין התובע צריך להוכיח יסוד נפשי של המפר: "כוונה לרמות או להטעות איננה מיסודותיה של עילה זו כשם שאיננה מיסודותיה של עוולת גניבת העין..." (ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ [11], בעמ' 48. לביקורת על הלכה זו, ראה פרידמן בספרו הנ"ל [23], בעמ' 382-380).
- השאלה העיקרית הנבחנת בתביעה להפרת סימן מסחר היא שאלת הדמיון בין סימן המסחר הרשום לבין הסימן המפר.
כאשר עוסקים בשאלת הדמיון בין סימן מסחר לסימן הדומה לו, נדרש בית-המשפט לעמוד על המידה שבה עלול השם המפר להטעות את ציבור הצרכנים. המבחן הוא מבחן "הדמיון המטעה", שאומץ לצורך בחינת הסימנים הכשירים לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ (להלן – הילכת טיבולי [12])). מאידך, כשעוסקים בשאלת הדמיון בין סימן מסחר לסימן הזהה לו, אין צורך להוכיח הטעיה של הציבור באשר למקור הטובין לצורך ההפרה (הרהורים בקשר להלכה זו שמא מדובר בהגנה רחבה מדי, הועלו בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד [13], בעמ' 375-374 ובהילכת טוטו [10], בפיסקה 12 לפסק-הדין).
- ומהתם להכא.
איני מקבל טענת התובעת כי שם העסק של הנתבע זהה לסימן המסחרי שלה. על פניו, אין מדובר בסימנים זהים הן מבחינת השם (שם הנתבע כולל את המילה fashion) הן מבחינת העיצוב והמראה של הסימנים (סימן המסחר כולל איור ייחודי, הגרפיקה והגופן (פונט) של הסימנים אינם זהים). אף שהמילה fashion בסימן הנתבע היא מילה המקובלת בענף ההלבשה, הרי שהבחינה וההשוואה בין שני הסימנים צריכה להיעשות כאשר כל סימן נבחן בשלמותו, גם אם חלק ממרכיביו אינם יכולים להיות מושא לזכות שימוש ייחודית (הילכת טיבולי [12], בעמ' 455-454). גם מטעם זה, אין לקבל את טענת התובעת כי מדובר בסימן זהה (וראה גם בפרשת טוטו [10], בפיסקה 12 לפסק-הדין).
- משהגענו למסקנה כי נוכח השוני הגרפי והלשוני מדובר לכל היותר בסימנים דומים ולא זהים, עלינו להמשיך במסענו ולבחון אם קיים חשש שציבור הלקוחות יוטעה בקשר לטובין, על-מנת לקבוע האם קיימת הפרה של סימן המסחר. בחינה זו תיעשה באמצעות "המבחן המשולש" שפותח בפסיקה גם בהקשר של עוולת גניבת עין, על שלושת מבחני המשנה שבו: "מבחן המראה והצליל", "מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות" ו"יתר נסיבות העניין". הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי הגיון רגיל הנוהגים בשקידה סבירה (פרשת טיבולי [12], בעמ' 450).
- מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי מבין השלושה, ויש ליישמו תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם. לטעמי, השוואת הסימנים בענייננו, מבחינת המראה והצליל, מביאה למסקנה שהסימנים אינם דומים עד כדי הטעיה.
אצביע על מספר טעמים שהביאו אותי למסקנה זו.
- המילה vision, היא אכן המילה הדומיננטית בסימן הנתבע והמילה היחידה בסימן המסחר של התובעת, והיא זהה לחלוטין מבחינת הצליל שלה. עם זאת, המילה אינה זהה באופן עיצוב המילה, הגופן שלה והצבעים המשמשים אותה.
שנית, יש שוני מהותי בין הסימנים מבחינה חזותית גם מבחינת הלוגו האיורי, שקיים בסימן המסחרי של התובעת וחסר בסימן הנתבע. הלוגו בסימן המסחרי הוא ייחודי, משמעותי ודומיננטי, והתובעת משתמשת בו באופן דומיננטי בצורות שונות בפרסומיה (ראה לדוגמה נספח ג' לבקשה לצו-מניעה זמני והצילומים מתיק המוניטין). חסרונו של האיור בשם המסחרי של הנתבע, מקטין עד מאוד את האפשרות להטעיה של הלקוחות מבחינת מבחן המראה והצליל. על דרך האנלוגיה, ובהקשר של סעיף 36 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1973 ראה ע"א 2626/95 מלון הנסיכה נתניה בע"מ נ' לקסן ישראל בע"מ [14], בעמ' 805, שם נאמר כי שוני בלוגו יכול להקטין את סכנת ההטעיה.